關于權利要求中“限定了兩個大小不同的保護范圍”問題的探討
2012-02-26文/集佳知識產權代理有限公司 李忠剛
一直以來，權利要求作為確定專利的保護范圍的最重要依據，“清楚”一直是對其最重要的要求之一。這一點，無論對于哪國專利法來說，都是一樣的。例如，在《中華人民共和國專利法》第26條第四款（以下稱為專利法26.4）中就明確規定了：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
而在實踐中，尤其是對于基于歐洲專利申請而提出的專利申請，往往會遇到在一項權利要求限定了兩個大小不同的保護范圍的情況。例如，權利要求中出現了“優選地”、“尤其是”、“特別是”、“例如”等表述。
目前中國專利審查員通常的做法是，指出這樣的權利要求限定了兩個大小不同的保護范圍從而不清楚，從而不符合專利法26.4的規定。
當一項權利要求通過“優選地”、“尤其是”、“特別是”、“例如”等表述限定了兩個大小不同保護范圍時，有可能這兩個保護范圍本身都是清楚、明確的。在這種情況下，認為限定了兩個大小不同的保護范圍的權利要求“不清楚”的邏輯依據是，當一個技術方案落在這兩個保護范圍“之間”（即，屬于較大的保護范圍但是不屬于較小的保護范圍）時，這個技術方案是否屬于該權利要求的保護范圍是不確定的。這與限定了并列的多個保護范圍（例如，“特征A、B或C”）的權利要求是不同的。
在中國專利局的《專利審查指南（2010版）》中，也明確記載了：
權利要求中不得出現“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要時”等類似用語。因為這類用語會在一項權利要求中限定出不同的保護范圍，導致保護范圍不清楚。當權利要求中出現某一上位概念后面跟一個有上述用語引出的下位概念時，應當要求申請人修改權利要求，允許其在該權利要求中保留其中之一，或者將兩者分別在兩項權利要求中予以限定。（第二部分第二章3.2.2節）
顯然，中國專利局在這個問題上的態度是清楚明確的。
但是，在基于歐洲專利申請的權利要求中頻繁出現限定了兩個大小不同保護范圍又是為什么呢？其根本原因在于，歐洲專利局（EPO）在對待限定了兩個大小不同的保護范圍的權利要求是否清楚這一問題上，其觀點與中國專利局是不同的。
EPO審查指南在“權利要求應當清楚”部分明確規定了：
應當小心注意象“優選”、“例如”、“如”或“更優選”的表述，以確保其不會引入不清楚。這種表述對權利要求的范圍不起限制作用，即，這種表述之后的特征被認為是完全任選的。（Expressions like "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" should be looked at carefully to ensure that they do not introduce ambiguity. Expressions of this kind have no limiting effect on the scope of a claim; that is to say, the feature following any such expression is to be regarded as entirely optional）歐洲專利審查指南2005版III-8頁）。
可見，EPO的態度是，對于限定了兩個大小不同的保護范圍的權利要求，其依然被認為是清楚的，其保護范圍以較大的那個保護范圍為準。
從國際角度來看，美國專利審查實踐中持與中國專利局相類似的觀點，即，限定了兩個大小不同的保護范圍會導致權利要求不清楚；而專利合作條約專利檢索和初步審查指南中的規定則與EPO審查指南一致。
因此，我們看到一個有意思的事實，對于“權利要求應當清楚”這樣一個專利領域的共識，其本身如何解釋也是存在分歧的。也許我們可以說，“權利要求應當清楚”這樣的要求本身其實就并非清楚的，其具體涵義往往取決于在具體實踐中對其如何解釋。
而與專利審查實踐相對應地，專利代理人在處理其中包括限定了兩個大小不同的保護范圍的權利要求的、基于歐洲專利申請提出的專利申請時，應如何對待這種權利要求呢？
通常的做法有兩種，一種是保持原樣不做改動，但是這樣做往往會導致審查員針對此問題發出審查意見，要求對權利要求進行修改，這樣無疑增加了申請人申請專利的成本。
另一種做法是在提交專利時對此進行修改，這又涉及到如上文中所引用的中國專利審查指南中提到的兩種修改方式。
對于其中提到的第一種修改方式，即保留兩個范圍其中之一，如果保留較小的保護范圍，則無疑相對于原申請來說，縮小了權利要求的保護范圍，是不可取的；如果保留較大的保護范圍，則在較小的保護范圍沒有記載于說明書中時，會導致減損了專利申請所公開的內容，也是不可取的。
對于其中提到的第二種修改方式，即將原權利要求劃分為兩個分別對應于兩個保護范圍的權利要求，由于在中國專利實踐中，權利要求在超過十項之后每增加一項都會導致額外的費用，因此對于申請人來說，也往往會導致額外的成本。
那么，有沒有兩全其美的處理方法呢。
在這里，我們就要回到前文中提到的、限定了并列的多個保護范圍的權利要求是否清楚的問題上了。對于限定了并列的多個保護范圍的權利要求，一個技術方案只要落入其所限定的任何一個保護范圍，則意味著該技術方案落入了該權利要求的保護范圍。因此，不存在無法判斷一個技術方案是否在該權利要求的保護范圍內的問題。出于這樣的邏輯，在中國的專利審查實踐中，限定了并列的多個保護范圍的權利要求是被允許的（參見《專利審查指南（2010版）》第二部分第二章3.3節）。
因此，我們可以簡單地通過字面上的變換，將限定了較大的保護范圍A和較小的保護范圍B的權利要求轉換成限定了并列的保護范圍B、以及屬于保護范圍A而不屬于保護范圍B的保護范圍B(—)。通過這樣的方法，一方面，我們將原權利要求轉換為了在中國專利審查實踐中可以接受的表達方法，另一方面，既沒有改變原權利要求的保護范圍，也沒有減損原權利要求中所記載的內容。
例如，如果一個權利要求是“一種設備，其特征在于A，A優選地為B。”，則顯然在中國專利審查中是不被允許的。而如果將其改寫為“一種設備，其特征在于A，其中，A是B或者A不是B。”，則至少在形式上符合了中國專利審查的要求。
從筆者目前的思考來看，尚未發現這樣改寫方式的弊端。在此，還懇請讀到這篇文章的各位讀者給予批評指正，筆者不勝感激。
一直以來，權利要求作為確定專利的保護范圍的最重要依據，“清楚”一直是對其最重要的要求之一。這一點，無論對于哪國專利法來說，都是一樣的。例如，在《中華人民共和國專利法》第26條第四款（以下稱為專利法26.4）中就明確規定了：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。
而在實踐中，尤其是對于基于歐洲專利申請而提出的專利申請，往往會遇到在一項權利要求限定了兩個大小不同的保護范圍的情況。例如，權利要求中出現了“優選地”、“尤其是”、“特別是”、“例如”等表述。
目前中國專利審查員通常的做法是，指出這樣的權利要求限定了兩個大小不同的保護范圍從而不清楚，從而不符合專利法26.4的規定。
當一項權利要求通過“優選地”、“尤其是”、“特別是”、“例如”等表述限定了兩個大小不同保護范圍時，有可能這兩個保護范圍本身都是清楚、明確的。在這種情況下，認為限定了兩個大小不同的保護范圍的權利要求“不清楚”的邏輯依據是，當一個技術方案落在這兩個保護范圍“之間”（即，屬于較大的保護范圍但是不屬于較小的保護范圍）時，這個技術方案是否屬于該權利要求的保護范圍是不確定的。這與限定了并列的多個保護范圍（例如，“特征A、B或C”）的權利要求是不同的。
在中國專利局的《專利審查指南（2010版）》中，也明確記載了：
權利要求中不得出現“例如”、“最好是”、“尤其是”、“必要時”等類似用語。因為這類用語會在一項權利要求中限定出不同的保護范圍，導致保護范圍不清楚。當權利要求中出現某一上位概念后面跟一個有上述用語引出的下位概念時，應當要求申請人修改權利要求，允許其在該權利要求中保留其中之一，或者將兩者分別在兩項權利要求中予以限定。（第二部分第二章3.2.2節）
顯然，中國專利局在這個問題上的態度是清楚明確的。
但是，在基于歐洲專利申請的權利要求中頻繁出現限定了兩個大小不同保護范圍又是為什么呢？其根本原因在于，歐洲專利局（EPO）在對待限定了兩個大小不同的保護范圍的權利要求是否清楚這一問題上，其觀點與中國專利局是不同的。
EPO審查指南在“權利要求應當清楚”部分明確規定了：
應當小心注意象“優選”、“例如”、“如”或“更優選”的表述，以確保其不會引入不清楚。這種表述對權利要求的范圍不起限制作用，即，這種表述之后的特征被認為是完全任選的。（Expressions like "preferably", "for example", "such as" or "more particularly" should be looked at carefully to ensure that they do not introduce ambiguity. Expressions of this kind have no limiting effect on the scope of a claim; that is to say, the feature following any such expression is to be regarded as entirely optional）歐洲專利審查指南2005版III-8頁）。
可見，EPO的態度是，對于限定了兩個大小不同的保護范圍的權利要求，其依然被認為是清楚的，其保護范圍以較大的那個保護范圍為準。
從國際角度來看，美國專利審查實踐中持與中國專利局相類似的觀點，即，限定了兩個大小不同的保護范圍會導致權利要求不清楚；而專利合作條約專利檢索和初步審查指南中的規定則與EPO審查指南一致。
因此，我們看到一個有意思的事實，對于“權利要求應當清楚”這樣一個專利領域的共識，其本身如何解釋也是存在分歧的。也許我們可以說，“權利要求應當清楚”這樣的要求本身其實就并非清楚的，其具體涵義往往取決于在具體實踐中對其如何解釋。
而與專利審查實踐相對應地，專利代理人在處理其中包括限定了兩個大小不同的保護范圍的權利要求的、基于歐洲專利申請提出的專利申請時，應如何對待這種權利要求呢？
通常的做法有兩種，一種是保持原樣不做改動，但是這樣做往往會導致審查員針對此問題發出審查意見，要求對權利要求進行修改，這樣無疑增加了申請人申請專利的成本。
另一種做法是在提交專利時對此進行修改，這又涉及到如上文中所引用的中國專利審查指南中提到的兩種修改方式。
對于其中提到的第一種修改方式，即保留兩個范圍其中之一，如果保留較小的保護范圍，則無疑相對于原申請來說，縮小了權利要求的保護范圍，是不可取的；如果保留較大的保護范圍，則在較小的保護范圍沒有記載于說明書中時，會導致減損了專利申請所公開的內容，也是不可取的。
對于其中提到的第二種修改方式，即將原權利要求劃分為兩個分別對應于兩個保護范圍的權利要求，由于在中國專利實踐中，權利要求在超過十項之后每增加一項都會導致額外的費用，因此對于申請人來說，也往往會導致額外的成本。
那么，有沒有兩全其美的處理方法呢。
在這里，我們就要回到前文中提到的、限定了并列的多個保護范圍的權利要求是否清楚的問題上了。對于限定了并列的多個保護范圍的權利要求，一個技術方案只要落入其所限定的任何一個保護范圍，則意味著該技術方案落入了該權利要求的保護范圍。因此，不存在無法判斷一個技術方案是否在該權利要求的保護范圍內的問題。出于這樣的邏輯，在中國的專利審查實踐中，限定了并列的多個保護范圍的權利要求是被允許的（參見《專利審查指南（2010版）》第二部分第二章3.3節）。
因此，我們可以簡單地通過字面上的變換，將限定了較大的保護范圍A和較小的保護范圍B的權利要求轉換成限定了并列的保護范圍B、以及屬于保護范圍A而不屬于保護范圍B的保護范圍B(—)。通過這樣的方法，一方面，我們將原權利要求轉換為了在中國專利審查實踐中可以接受的表達方法，另一方面，既沒有改變原權利要求的保護范圍，也沒有減損原權利要求中所記載的內容。
例如，如果一個權利要求是“一種設備，其特征在于A，A優選地為B。”，則顯然在中國專利審查中是不被允許的。而如果將其改寫為“一種設備，其特征在于A，其中，A是B或者A不是B。”，則至少在形式上符合了中國專利審查的要求。
從筆者目前的思考來看，尚未發現這樣改寫方式的弊端。在此，還懇請讀到這篇文章的各位讀者給予批評指正，筆者不勝感激。
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