離岸公司海外商標(biāo)注冊困難因素分析

2008-09-03

文/北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司　陳飛

一、前言

　　近段時間，北京集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司接到很多客戶咨詢有關(guān)離岸公司到其他國家辦理商標(biāo)注冊的事宜。由于離岸公司性質(zhì)的特殊性，導(dǎo)致其辦理海外商標(biāo)注冊具有獨(dú)特性和一定的限制。如法律文件要求、申請基礎(chǔ)、保護(hù)范圍、提交方式等。

　　所謂離岸公司 (Offshore Company)，即指企業(yè)或個人為了利用國際優(yōu)勢、進(jìn)行國際化競爭或達(dá)到享有其他優(yōu)惠的目的，通過合法途徑在離岸法域設(shè)立或購買的公司。離岸法域是指一些國家或地區(qū)為了吸引投資，改善當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展，特別制定離岸公司法，以鼓勵世界各地資本到其當(dāng)?shù)刈?，對于企業(yè)的營業(yè)所得免除或者收取少量稅賦，每年僅收取一定的管理費(fèi)。世界上著名的離岸法域有英屬維爾京群島、百慕大群島、開曼群島、巴拿馬、毛里求斯、香港等。目前國內(nèi)公司或個人注冊離岸公司的主要目的是避稅、方便海外融資并借機(jī)上市、規(guī)避國內(nèi)法律和管制、避免歐美關(guān)稅壁壘、發(fā)展跨國業(yè)務(wù)、到國內(nèi)返程投資等。

　　據(jù)報道，世界上每年約有十四萬家離岸公司成立，全世界一半以上的資產(chǎn)屬于離岸管轄區(qū)，國內(nèi)公司目前已有超過50000家公司在海外注冊離岸公司，這其中不乏中國移動、中國聯(lián)通、新浪、搜狐等國人耳熟能詳?shù)钠放啤?針對這些想要走向世界、開展跨國業(yè)務(wù)、提升企業(yè)國際形象、樹立國際品牌的公司而言，如何在其他國家獲得商標(biāo)注冊是一個十分復(fù)雜的問題，筆者就針對這方面問題進(jìn)行簡單的論述。

　　二、實(shí)踐中的困難

　　1、法律文件要求

　　各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)對法律文件要求不一，導(dǎo)致申請人在一些國家辦理商標(biāo)注冊時無法提供相應(yīng)文件或需要花費(fèi)巨大才能提供。比如一些國家只需要申請人在申請文件上由法定代表人或其它被授權(quán)人簡單簽字或蓋章即可，這些國家主要集中在歐洲、中北美洲、東亞和大洋洲等發(fā)達(dá)國家和地區(qū)，因?yàn)檫@些國家十分注重誠實(shí)信用原則、商標(biāo)法律體系十分完善、對商標(biāo)的利益相關(guān)人有充分的救濟(jì)途徑，因此離岸公司在這些國家或地區(qū)申請商標(biāo)所遇到的困難比較小。另一方面，對于那些發(fā)展中國家和不發(fā)達(dá)國家而言，大部分國家和地區(qū)要求申請文件公證或者認(rèn)證，這一要求導(dǎo)致很多離岸公司無法辦理到這些國家的商標(biāo)注冊或增加了額外支出，主要的原因是這些離岸法域沒有設(shè)立相應(yīng)其他國家的使、領(lǐng)館導(dǎo)致無法辦理認(rèn)證，同時離岸公司在離岸法域沒有實(shí)際經(jīng)營導(dǎo)致公證文件的成本增加，主要是律師費(fèi)用和來往的通訊費(fèi)。很多離岸法域不提供商事文件的公證服務(wù)也是一大難題。需要公證、認(rèn)證的國家主要集中在南美洲、中東地區(qū)、加勒比地區(qū)和非洲。

　　2、申請基礎(chǔ)

　　目前，一些國家在辦理商標(biāo)注冊時規(guī)定需要提供本國或第三國商標(biāo)基礎(chǔ)注冊文件，這些國家主要有敘利亞、科威特、埃塞俄比亞、利比亞、孟加拉等。對離岸公司而言，提供一份在離岸法域的商標(biāo)注冊文件是比較困難的。首先是因?yàn)樵谶@些離岸法域辦理商標(biāo)注冊的程序比較復(fù)雜，另一方面是耗時比較長。很多離岸法域是英國以前的屬地或領(lǐng)地，因此想要在這些區(qū)域獲得商標(biāo)注冊，企業(yè)必須基于英國商標(biāo)注冊，然后才能申請延伸到該離岸法域請求保護(hù)。比如開曼群島、百慕大群島等。

　　3、商標(biāo)保護(hù)的范圍問題

　　由于某些離岸法域的商標(biāo)法律體系不完善，并不與世界接軌，其采用的商品和服務(wù)分類不是目前世界上大多數(shù)國家采用的尼斯分類，如英屬維爾京群島采用50個商品分類、不保護(hù)服務(wù)類等，因此導(dǎo)致很多離岸公司無法基于離岸法域在他國進(jìn)行服務(wù)商標(biāo)注冊，產(chǎn)生很多不必要的麻煩，也無法真正推動品牌國際化。

　　4、使用證據(jù)問題

　　在遇到商標(biāo)異議、駁回、法院訴訟等復(fù)雜程序后，官方一般要求商標(biāo)申請人提供大量的商標(biāo)使用證據(jù)，包括在基礎(chǔ)注冊國的使用證據(jù)。由于離岸公司一般不在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行生產(chǎn)經(jīng)營活動（大部分離岸法域的相同規(guī)定），因此導(dǎo)致很多離岸公司無法提供相應(yīng)證據(jù)，導(dǎo)致商標(biāo)被撤銷或敗訴等不利后果。同時，很多國家還要求對商標(biāo)使用證據(jù)進(jìn)行公證或者認(rèn)證，如上述所說，在離岸法域辦理公證或認(rèn)證十分復(fù)雜、而且通常費(fèi)用高昂。

　　5、提交方式問題

　　目前，離岸公司只能進(jìn)行逐一國家申請，即通過委托各國律師事務(wù)所到各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)辦理商標(biāo)注冊，無法通過馬德里商標(biāo)國際注冊體系提交。這樣不僅增加了注冊成本，而且由于各國商標(biāo)注冊周期長短不一、文件要求不一、各國代理組織質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致商標(biāo)申請人商標(biāo)權(quán)利獲得保護(hù)的不穩(wěn)定性增加。而眾所周知，馬德里商標(biāo)國際注冊體系就是針對這些缺點(diǎn)來設(shè)計(jì)的。

　　三、解決之道

　　實(shí)踐操作中，對于那些需要文件公證的國家，筆者建議商標(biāo)申請人在離岸法域當(dāng)?shù)剡M(jìn)行公證。對于那些需要文件認(rèn)證的國家或地區(qū)（主要針對英國前領(lǐng)地和屬地），筆者建議商標(biāo)申請人在當(dāng)?shù)毓C后，再到英國外交部進(jìn)行認(rèn)證，然后由各國駐英國大使館進(jìn)一步認(rèn)證。對于其他一些特殊的國家和地區(qū)，筆者建議可以到各相應(yīng)國家駐美國的大使館辦理認(rèn)證事宜。對于在香港注冊的離岸公司而言，可以在香港總商會辦理公證，然后在一些國家駐香港的領(lǐng)館辦理文件認(rèn)證，可以在香港辦理領(lǐng)事認(rèn)證的國家主要有巴林、巴西、埃及、約旦、科威特、巴拿馬、沙特、阿聯(lián)酋、阿根廷、哥倫比亞、阿曼、秘魯、土耳其、委內(nèi)瑞拉、也門。　　申請基礎(chǔ)問題，筆者建議商標(biāo)申請人可以在一些注冊周期短、文件要求不高的國家或地區(qū)先行注冊，如德國、法國、香港等。等這些國家注冊證下發(fā)后，再繼續(xù)到其他需要申請基礎(chǔ)的國家申請。

　　針對商標(biāo)保護(hù)的范圍問題，目前沒有一個很好的解決方法，原因是這些條例都是硬性規(guī)定，人為因素?zé)o法避開。但根據(jù)近年來各國和地區(qū)商標(biāo)法的發(fā)展來看，越來越多的國家和地區(qū)擁有了自己獨(dú)立的商標(biāo)法制度、并且采納了國際尼斯分類，這其中大部分是英屬殖民地、領(lǐng)地、屬地等，因此我們相信離岸法域的這些國家和地區(qū)會不斷完善商標(biāo)法律保護(hù)體系，更好的保護(hù)國際投資人的利益。

　　關(guān)于使用證據(jù)問題，由于大多數(shù)離岸公司并不真正在注冊地實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)營，因此肯定是無法提供在離岸法域的使用證據(jù)。但根據(jù)各國商標(biāo)主管機(jī)關(guān)的實(shí)踐，在原始國的使用證據(jù)雖然很重要，但如果離岸公司能夠提供在其他國家等世界范圍內(nèi)的使用證據(jù)、尤其是提供在產(chǎn)生商標(biāo)糾紛、侵權(quán)的國家的使用證據(jù)就更為有利。但使用證據(jù)公證、認(rèn)證問題還是很難獲得解決。

　　隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化的趨勢不斷加劇，國內(nèi)公司注冊成立海外離岸公司或購買殼公司是企業(yè)走向世界、開展跨國業(yè)務(wù)、提升企業(yè)國際形象的重要一步，尤其對于那些急于從國際市場融資、獲得風(fēng)險投資、公司海外上市、避免歐美關(guān)稅壁壘、減少企業(yè)經(jīng)營風(fēng)險的企業(yè)來說，這是目前最好的辦法也是具有戰(zhàn)略意義的一步棋。但是否這就意味著以離岸公司的名義到海外注冊商標(biāo)是企業(yè)樹立國際品牌的最好途徑呢？筆者認(rèn)為答案是否定的。原因之一是上述提到的各種實(shí)踐操作中的困難點(diǎn)；另一方面，筆者認(rèn)為，一個品牌的價值并不在于它的注冊所有人是來自國內(nèi)還是國外，而是要最終取決于品牌所涵蓋的商品或服務(wù)的聲譽(yù)和品質(zhì)。雖然目前各離岸公司自命名自己的商標(biāo)為國際品牌，在國內(nèi)產(chǎn)品上打上XXX海外公司授權(quán)生產(chǎn)。

　　授權(quán)商標(biāo)使用監(jiān)制等字樣，看起來非?；Ｈ耍@只是純粹迎合國內(nèi)很多消費(fèi)者盲目追求國際品牌的心理。在國內(nèi)消費(fèi)者處于懵懂無知的初期狀態(tài)下，這些企業(yè)能夠獲得一定的成功。但是隨著消費(fèi)者更加理性、對離岸公司的了解越來越多，這種國際品牌的把戲遲早會被戳穿。

　　對于離岸公司在國際貿(mào)易中、海外融資中、避稅方面、避免貿(mào)易壁壘等純經(jīng)濟(jì)活動中發(fā)揮的巨大作用，本人深表嘆服。但對于利用離岸公司名義到海外申請商標(biāo)的做法，筆者認(rèn)為存在很多困難因素和不利因素，同時也是國內(nèi)企業(yè)對自己品牌不自信的表現(xiàn)。實(shí)踐中，很多離岸公司在國內(nèi)都存在有一個實(shí)體公司用于生產(chǎn)經(jīng)營、出口或用于在國內(nèi)的其它經(jīng)濟(jì)活動，該實(shí)體公司一般是海外離岸公司的控股公司、子公司或其它關(guān)聯(lián)公司。筆者認(rèn)為，鑒于上述提到的不利因素，在海外設(shè)立離岸公司的這些企業(yè)完全可以利用在國內(nèi)的企業(yè)提出商標(biāo)國際申請。這樣企業(yè)不僅能夠提供相應(yīng)的商標(biāo)注冊法律文件，因?yàn)槭澜缟蠋缀跛袊液偷貐^(qū)在中國都設(shè)有大使館或領(lǐng)事館，保證了企業(yè)順利到海外進(jìn)行注冊；另一方面，在國內(nèi)只要提供營業(yè)執(zhí)照或其他證明文件就可以提出商標(biāo)申請注冊，很容易解決商標(biāo)基礎(chǔ)注冊事宜；中國采用與國際通行的尼斯商品和服務(wù)分類，保證了到國外申請商標(biāo)包含商品或服務(wù)分類的一致性；目前大多數(shù)企業(yè)的商標(biāo)都是在國內(nèi)實(shí)際生產(chǎn)使用、在其他有出口的國家和地區(qū)使用，因此在提供使用證據(jù)時輕而易舉；更為重要的是，國內(nèi)企業(yè)可以利用馬德里商標(biāo)國際注冊體系辦理商標(biāo)國際注冊，可以節(jié)省大批費(fèi)用。

　　離岸公司的設(shè)立，是一段時間內(nèi)企業(yè)實(shí)施走出去戰(zhàn)略的重要一步，但不意味著企業(yè)就必須將自己的品牌也以離岸公司的名義去注冊。一個品牌的成功，在與企業(yè)的不斷創(chuàng)新與發(fā)展；一個企業(yè)的成功，在于其具有民族認(rèn)同感，因?yàn)槊褡宓牟攀鞘澜绲摹?br />

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