文/北京集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 李兵

　　商標(biāo)法第十五條在我國(guó)的商標(biāo)法律體系中是非常重要的一個(gè)條款，這是因?yàn)槲覈?guó)實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)制，對(duì)于未注冊(cè)商標(biāo)提供有限的保護(hù)，而第十五條正是調(diào)整未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的條款之一。而且由于我國(guó)實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)制，如何平衡對(duì)于注冊(cè)商標(biāo)和未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，特別是當(dāng)二者出現(xiàn)沖突時(shí)如何解決，就是一個(gè)重要的問(wèn)題。在近幾年來(lái)我國(guó)大力遏制商標(biāo)惡意搶注的背景下，第十五條作為商標(biāo)法中禁止特定關(guān)系人搶注商標(biāo)的專(zhuān)門(mén)條款，更凸顯其適用的必要性。此外，第十五條的適用有著諸多的要件，特別是特定關(guān)系和在先使用這兩個(gè)要件，不僅區(qū)分了該條第一款和第二款的適用情形，也決定了該條不同于商標(biāo)法其他條款的體系價(jià)值

　　國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局發(fā)布的《商標(biāo)審查審理指南》（下稱(chēng)“新商標(biāo)審理指南”），對(duì)涉及商標(biāo)法各主要條款的大量審查審理內(nèi)容進(jìn)行了修訂。其中，在涉及第十五條第二款的一章中，此次的修訂內(nèi)容有一個(gè)比較大的突破，調(diào)整了關(guān)于“在先使用”的判定標(biāo)準(zhǔn)，取消了僅在中國(guó)市場(chǎng)使用的限制。長(zhǎng)期以來(lái)，圍繞著商標(biāo)法第十五條的適用，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)大多在特定關(guān)系上面，也就是是否構(gòu)成“代理、代表關(guān)系”或者“其他關(guān)系”。不過(guò)，由于法律、司法解釋和行政、司法審理指南等對(duì)于特定關(guān)系的外延的不斷擴(kuò)展，實(shí)踐中主張?zhí)囟P(guān)系的難度在不斷降低。但是，“在先使用”這一要件的適用一直比較保守，雖然使用的范圍和程度要求也在不斷降低，但是特定關(guān)系下使用的舉證和中國(guó)市場(chǎng)的限定使得該條存在較高的適用難度。因此，新商標(biāo)審理指南對(duì)于“在先使用”的審理標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整有著相當(dāng)重要的意義，值得特別關(guān)注和討論。

　　一、“在先使用”要件在立法沿革中的適用變化

　　商標(biāo)法第十五條是2001年商標(biāo)法修改時(shí)增設(shè)的條款，當(dāng)時(shí)僅有一款，即現(xiàn)行商標(biāo)法的第十五條第一款，規(guī)定“未經(jīng)授權(quán)，代理人或者代表人以自己的名義將被代理人或者被代表人的商標(biāo)進(jìn)行注冊(cè)，被代理人或者被代表人提出異議的，不予注冊(cè)并禁止使用。”當(dāng)時(shí)增設(shè)該條有著打擊惡意搶注和履行國(guó)際公約【1】的雙重目的。從法條內(nèi)容來(lái)看，該條的適用并不要求“在先使用”，這一點(diǎn)也在原國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)于2005年發(fā)布的《商標(biāo)審查及審理標(biāo)準(zhǔn)》（下稱(chēng)“原商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)”）中關(guān)于第十五條的適用要件中得到了體現(xiàn)。另外，在最高人民法院于2010年發(fā)布的《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的意見(jiàn)》中，關(guān)于商標(biāo)法第十五條的適用最高院也僅對(duì)“代理、代表關(guān)系”的認(rèn)定以及“商標(biāo)近似”和“商品類(lèi)似”等要件進(jìn)行了補(bǔ)充規(guī)定，并未涉及“在先使用”問(wèn)題。

　　2019年，北京市高級(jí)人民法院發(fā)布了《商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理指南》（下稱(chēng)“北高審理指南”），其中第12.2條明確了“被代理人或者被代表人是否實(shí)際使用該商標(biāo)，不屬于商標(biāo)法第十五條第一款認(rèn)定的要件”。也就是說(shuō)，適用現(xiàn)商標(biāo)法第十五條第一款禁止“代理、代表關(guān)系”搶注時(shí)被代理人或者被代表人無(wú)需證明其商標(biāo)在先使用。

　　商標(biāo)法第十五條第二款是2013年修訂商標(biāo)法時(shí)新增的一款，規(guī)定“就同一種商品或者類(lèi)似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)與他人在先使用的未注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)人與該他人具有前款規(guī)定以外的合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在，該他人提出異議的，不予注冊(cè)”。根據(jù)全國(guó)人大法工委的修法說(shuō)明，實(shí)踐中，一些企業(yè)或者個(gè)人利用與商標(biāo)在先使用人特定關(guān)系而惡意搶注該商標(biāo)的現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生，如在訂立合同過(guò)程中知悉的他人已經(jīng)使用的未注冊(cè)商標(biāo)而搶先注冊(cè)等，嚴(yán)重?fù)p害了商標(biāo)在先使用人的權(quán)益，也不利于營(yíng)造公平競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)環(huán)境。可以看出，不論是法條本身還是修法說(shuō)明中，“在先使用”都作為一個(gè)明確的適用要件出現(xiàn)在第十五條第二款中。

　　2016年，國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局對(duì)原商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了修訂，針對(duì)2013年商標(biāo)法修改時(shí)增加的第十五條第二款規(guī)定了具體的審理標(biāo)準(zhǔn)，其中除了明確“他人商標(biāo)在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)之前已經(jīng)使用”這一適用要件，還對(duì)“在先使用”的判定進(jìn)行了具體的說(shuō)明。根據(jù)修訂后的審理標(biāo)準(zhǔn)，“在先使用”包括在系爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日之前于中國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行的使用和為進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)進(jìn)行的實(shí)際準(zhǔn)備活動(dòng)，而且只需證明商標(biāo)已經(jīng)使用，無(wú)需證明商標(biāo)通過(guò)使用具有了一定影響。

　　不過(guò)，2019年的北高審理指南中對(duì)“在先使用”的判定規(guī)則與上述審理標(biāo)準(zhǔn)中的有所不同。該指南的第12.5條中規(guī)定“僅在其他國(guó)家、地區(qū)使用商標(biāo)的，不屬于商標(biāo)法第十五條第二款規(guī)定的‘在先使用’的情形”，同時(shí)第12.6條中規(guī)定“當(dāng)事人主張保護(hù)‘在先使用’的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)提交訴爭(zhēng)商標(biāo)申請(qǐng)日前在中國(guó)境內(nèi)使用商標(biāo)的證據(jù)，在其他國(guó)家、地區(qū)的使用證據(jù)或者準(zhǔn)備投入中國(guó)境內(nèi)使用的證據(jù)可以作為證明其商標(biāo)在先使用情況的補(bǔ)充”。與國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審理標(biāo)準(zhǔn)相比，北高審理指南對(duì)于“在先使用”的認(rèn)定要更為嚴(yán)格，必須在中國(guó)市場(chǎng)上進(jìn)行了實(shí)際使用才被認(rèn)為符合第十五條第二款的規(guī)定。而對(duì)于使用的程度，北高審理指南中規(guī)定“商標(biāo)使用的規(guī)模、時(shí)間、知名度等因素，不影響‘在先使用’的判斷”，也就是跟國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局的審理標(biāo)準(zhǔn)相一致，無(wú)需證明經(jīng)使用產(chǎn)生了一定影響。

　　另外，最高人民法院在2017年發(fā)布了《關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問(wèn)題的規(guī)定》（下稱(chēng)“商標(biāo)授權(quán)確權(quán)司法解釋”），其中第十五條和第十六條系針對(duì)商標(biāo)法第十五條的適用。不過(guò)，該兩條的規(guī)定仍然是針對(duì)“代理、代表關(guān)系”和“其他關(guān)系”的認(rèn)定進(jìn)行的說(shuō)明，沒(méi)有涉及“在先使用”的判斷。

　　二、“在先使用”要件在第十五條第一款和第二款中的適用對(duì)比

　　第十五條第一款和第二款的適用要件中都要求商標(biāo)相同近似和商品相同類(lèi)似，不同的要件在于兩點(diǎn)：一是第一款要求因“代理、代表關(guān)系”明知他人商標(biāo)，而第二款要求因“合同、業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系或者其他關(guān)系”明知他人商標(biāo)；二是第一款不要求該他人在先使用商標(biāo)，但是第二款有“在先使用”作為適用前提。

　　那么是不是“在先使用”在第一款中就沒(méi)有適用的空間和價(jià)值了呢？在原商標(biāo)審理標(biāo)準(zhǔn)中，就如何確定“被代理人的商標(biāo)”和“被代表人的商標(biāo)”，規(guī)定了“如當(dāng)事人無(wú)約定，在代理關(guān)系已經(jīng)確定時(shí)，被代理人在其被代理經(jīng)銷(xiāo)的商品/服務(wù)上，已經(jīng)在先使用的商標(biāo)視為被代理人商標(biāo)”和“被代表人的商標(biāo)包括被代表人已經(jīng)在先使用的商標(biāo)”；并且上述規(guī)定也為新商標(biāo)審理指南所沿用。可見(jiàn)，在一定條件下，如代理協(xié)議中沒(méi)有約定商標(biāo)歸屬的情況下，“在先使用”在證明商標(biāo)歸屬上還是有其發(fā)揮的空間。

　　在重慶江小白酒業(yè)有限公司訴國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、第三人重慶市江津酒廠（集團(tuán)）有限公司商標(biāo)權(quán)無(wú)效宣告行政糾紛案（下稱(chēng)“江小白案”）中，爭(zhēng)議的焦點(diǎn)就在于訴爭(zhēng)商標(biāo)的申請(qǐng)注冊(cè)是否違反了2001年商標(biāo)法第十五條（即現(xiàn)行商標(biāo)法第十五條第一款）之規(guī)定。最高人民法院在該案的再審【2】裁判理由中首先分析并認(rèn)定的事實(shí)就是“江津酒廠提供的證據(jù)不足以證明其在先使用訴爭(zhēng)商標(biāo)”，其中對(duì)于在案證據(jù)是否能夠證明江津酒廠的“在先使用”進(jìn)行了詳細(xì)的論證。但是，最高院并沒(méi)有通過(guò)此事實(shí)的認(rèn)定給第十五條第一款加上“在先使用”的適用前提，而是通過(guò)這樣的論證明確了商標(biāo)的歸屬問(wèn)題，因?yàn)檎l(shuí)最早使用了訴爭(zhēng)商標(biāo)對(duì)于確認(rèn)訴爭(zhēng)商標(biāo)是否歸屬于被代理人有著重要的意義。在涉及第十五條第一款的商標(biāo)確權(quán)案件審理中，關(guān)注點(diǎn)大多時(shí)候都在是否構(gòu)成“代理、代表關(guān)系”上，有時(shí)候容易忽視商標(biāo)的歸屬問(wèn)題的判斷；在沒(méi)有約定商標(biāo)歸屬的情況下，“在先使用”證據(jù)往往就會(huì)成為判斷歸屬的關(guān)鍵。

　　對(duì)于第十五條第二款而言，“在先使用”就是適用要件了。出于打擊惡意搶注的需要，第十五條第二款在“其他關(guān)系”的外延上不斷擴(kuò)展，證明特定關(guān)系的難度不斷降低，這就使得“在先使用”在認(rèn)定是否構(gòu)成第十五條第二款規(guī)定的情形上往往起著一票否決的作用。為什么第二款要強(qiáng)調(diào)“在先使用”？筆者認(rèn)為要從第十五條的立法定位上去找原因。如前所述，第十五條是我國(guó)商標(biāo)法中調(diào)整未注冊(cè)商標(biāo)保護(hù)的條款之一；除第十五條以外，商標(biāo)法的第十三條第二款關(guān)于“未注冊(cè)馳名商標(biāo)”的規(guī)定以及第三十二條后半段“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”等也是針對(duì)未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)。我國(guó)實(shí)行商標(biāo)注冊(cè)登記制，所以對(duì)于商標(biāo)保護(hù)實(shí)行以注冊(cè)為主，使用為輔的原則。對(duì)于沒(méi)有在中國(guó)申請(qǐng)注冊(cè)并且沒(méi)有使用的商標(biāo)，原則上不給予保護(hù)。第十三條第二款要求商標(biāo)經(jīng)使用達(dá)到“馳名”的程度，第三十二條后半段也要求商標(biāo)“已經(jīng)使用并有一定影響”，所以第十五條第二款要求“在先使用”是符合我國(guó)的商標(biāo)保護(hù)制度的。而且，出于打擊惡意搶注的目的，第十五條第二款在適用時(shí)無(wú)需證明經(jīng)使用產(chǎn)生了一定影響。從對(duì)使用程度的要求上看未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)，第十三條第二款最高，第三十二條后半段次之，第十五條第二款最低。第十五條第一款之所以沒(méi)有“使用”的要求，筆者認(rèn)為主要有兩點(diǎn)原因：一是“代理、代表關(guān)系”本身有著相對(duì)比較高的證明要求，且因“代理、代表關(guān)系”知悉他人商標(biāo)再行搶注的惡意也十分明顯；二是該款的設(shè)立有履行國(guó)際公約的現(xiàn)實(shí)需要，《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的規(guī)定中沒(méi)有“在先使用”的要求，所以我國(guó)在2001年修改商標(biāo)法設(shè)立此規(guī)定時(shí)也做出了相同的安排。

　　三、“在先使用”要件在第十五條第二款中適用的現(xiàn)實(shí)問(wèn)題

　　由于“在先使用”并非第十五條第一款的適用要件，在基于第一款進(jìn)行主張時(shí)主要關(guān)注商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人是否因“代理、代表關(guān)系”知悉他人商標(biāo)即可。第二款則不同，除了證明商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人與他人存在除代理、代表關(guān)系以外的其他關(guān)系，還需證明該他人“在先使用”的事實(shí)，且根據(jù)目前的行政、司法審查和實(shí)踐，該使用應(yīng)當(dāng)發(fā)生在中國(guó)境內(nèi)。因筆者主要從事涉外商標(biāo)代理業(yè)務(wù)，所以現(xiàn)實(shí)中經(jīng)常遇到的一種情況就是境外主體就其在境外生產(chǎn)和銷(xiāo)售的商品跟我國(guó)境內(nèi)公司進(jìn)行過(guò)銷(xiāo)售代理方面的磋商，或者簽訂過(guò)各類(lèi)業(yè)務(wù)合同，在磋商階段或者合同簽訂后，國(guó)內(nèi)公司旋即將境外主體的商標(biāo)在國(guó)內(nèi)進(jìn)行了申請(qǐng)注冊(cè)，其后雙方關(guān)系破裂不再合作。在這種情況下，境外主體不可能在我國(guó)境內(nèi)已經(jīng)進(jìn)行了商標(biāo)使用，或者即便有使用也是由國(guó)內(nèi)公司完成的，境外主體難以獲取并提供使用證據(jù)。這樣一來(lái)，境外主體經(jīng)常面臨的窘境就在于想要基于第一款主張權(quán)利但無(wú)法證明形成了“代理、代表關(guān)系”，想要基于第二款主張權(quán)利卻無(wú)法提供“在先使用”證據(jù)；但是在這種情況下，搶注的惡意又是明顯的，從而使第十五條的適用陷入困難。

　　最高人民法院的商標(biāo)授權(quán)確權(quán)司法解釋第十五條第二款規(guī)定“在為建立代理或者代表關(guān)系的磋商階段，前款規(guī)定的代理人或者代表人將被代理人或者被代表人的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的，人民法院適用商標(biāo)法第十五條第一款的規(guī)定進(jìn)行審理”，同時(shí)第十六條第（四）項(xiàng)規(guī)定“以下情形可以認(rèn)定為商標(biāo)法第十五條第二款中規(guī)定的‘其他關(guān)系’：商標(biāo)申請(qǐng)人與在先使用人曾就達(dá)成代理、代表關(guān)系進(jìn)行過(guò)磋商，但未形成代理、代表關(guān)系”。該兩條規(guī)定均針對(duì)經(jīng)過(guò)代理、代表關(guān)系磋商后進(jìn)行商標(biāo)搶注的行為，僅依據(jù)是否形成了代理、代表關(guān)系而區(qū)分適用了商標(biāo)法第十五條第一款和第二款。顯然，如果依據(jù)第一款主張權(quán)利，被搶注方的舉證義務(wù)更低，因?yàn)闊o(wú)需舉證“在先使用”。但是，上述兩種情形其實(shí)并無(wú)二致，不宜依據(jù)磋商后是否形成代理、代表關(guān)系反過(guò)來(lái)要求第二款的特定關(guān)系人在先使用，而對(duì)于第一款的被代理人或者被代理人就免于使用要求。

　　在不少案件中，囿于代理、代表關(guān)系或者在先使用的舉證困難，很多明顯的搶注無(wú)法獲得第十五條的保護(hù)，從而被迫適用第四十四條第一款甚至第七條第一款尋求支持。這種做法就削弱了第十五條的適用空間和價(jià)值，同時(shí)造成兜底條款口袋化。根據(jù)北高審理指南和新商標(biāo)審理指南的相關(guān)規(guī)定，應(yīng)當(dāng)盡量適用其他條款而非第四十四條第一款，避免因后者的濫用虛化其他條款的適用。因此，實(shí)踐中更該為其他條款的合理適用去“松綁”，而不是收緊要件的限制。

　　四、關(guān)于“在先使用”要件適用的思考

　　第十五條第二款的“在先使用”無(wú)需證明經(jīng)使用產(chǎn)生了一定影響，可見(jiàn)從立法體系的角度看，其更應(yīng)趨向于第十五條第一款的適用條件，從而避免跟第三十二條后半段的定位發(fā)生重疊。況且，第十五條第二款規(guī)定的合同和業(yè)務(wù)往來(lái)關(guān)系也常見(jiàn)于第三十二條的惡意和使用證據(jù)中，為避免模糊法條定位，同時(shí)增強(qiáng)第十五條第二款的可適用性，也應(yīng)該在使用要求上去接近第十五條第一款，而不是接近第三十二條。筆者亦注意到，新商標(biāo)審理指南中關(guān)于第三十二條后半段的適用上，取消了商標(biāo)使用需在中國(guó)的限制，代之以使用的影響力必須及于中國(guó)，這與前文提及過(guò)的關(guān)于第十五條第二款的適用中取消了僅在中國(guó)市場(chǎng)使用的限制一脈相承。

　　前文分析過(guò)，對(duì)于第十五條第二款施以“在先使用”的要求是合理的，但是將“在先使用”限定在中國(guó)境內(nèi)會(huì)限制其在打擊惡意搶注上的適用空間，不利于實(shí)現(xiàn)修法時(shí)增設(shè)該款的立法目的。另外，取消僅在中國(guó)市場(chǎng)使用的限制并不會(huì)破壞我國(guó)的商標(biāo)保護(hù)制度，也沒(méi)有突破商標(biāo)的地域性保護(hù)原則。就前文的舉例而言，對(duì)于境外主體在境外的商標(biāo)使用證據(jù)的采信，并非是對(duì)其在境外的商標(biāo)使用行為于國(guó)內(nèi)進(jìn)行保護(hù)，而只是希望基于境外在先使用的事實(shí)去推知商標(biāo)的歸屬以及國(guó)內(nèi)公司系因?yàn)榇枭袒蛘邩I(yè)務(wù)往來(lái)而明知該境外主體的商標(biāo)，這與“江小白”案中對(duì)于“在先使用”的論證是同樣的邏輯，也符合第十五條的立法本意。從根本上說(shuō)，第十五條是“誠(chéng)實(shí)信用”原則在商標(biāo)法中的具體表現(xiàn)，從打擊惡意注冊(cè)和維護(hù)正當(dāng)商標(biāo)權(quán)益的目的出發(fā)，在第十五條第二款的適用中取消僅在中國(guó)市場(chǎng)使用的限制是妥當(dāng)?shù)摹?/p>

　　注釋

　　【1】根據(jù)中國(guó)人大網(wǎng)發(fā)布的中華人民共和國(guó)商標(biāo)法釋義（2001年修改），關(guān)于第十五條的釋義包含以下內(nèi)容：隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，商標(biāo)作為無(wú)形資產(chǎn)在經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的地位越來(lái)越重要，因此，惡意搶注他人商標(biāo)的現(xiàn)象不斷發(fā)生，甚至愈演愈烈。這種現(xiàn)象在商標(biāo)代理人或代表人中時(shí)有發(fā)生。為了保護(hù)被代理人或者被代表人合法權(quán)益，《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》第六條之七規(guī)定，如果本聯(lián)盟一個(gè)國(guó)家的商標(biāo)所有人的代理人或代表人，未經(jīng)所有人授權(quán)而以其自己的名義向本聯(lián)盟一個(gè)或多個(gè)國(guó)家申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，該所有人有權(quán)反對(duì)該項(xiàng)申請(qǐng)的注冊(cè)或者要求予以撤銷(xiāo)，并有權(quán)反對(duì)給代理人或者代表人使用其商標(biāo)。如果該國(guó)法律許可，還可要求將該項(xiàng)注冊(cè)轉(zhuǎn)讓給自己，除非該代理人或代表人能提出其行為正當(dāng)?shù)淖C明。我國(guó)作為《保護(hù)工業(yè)產(chǎn)權(quán)巴黎公約》的成員國(guó)，應(yīng)當(dāng)履行公約規(guī)定的義務(wù)。

　　【2】（2019）最高法行再224號(hào)判決書(shū)。