文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 羅滿

　　摘要：

　　審查指南并未明確基于審查意見或者分案通知而進(jìn)行的二次分案，不受普通分案期限限制之后是否還會(huì)受到其他期限限制，從目前流行的“法無禁止即可為”的觀點(diǎn)而言，則二次分案將不受期限限制。但筆者認(rèn)為不受期限限制應(yīng)當(dāng)是違背了立法原意。

　　近日微信朋友圈分享了一篇文章，“超過20年，專利才授權(quán)！英特爾分案策略，大開眼界”。筆者仔細(xì)閱讀了該文章，主要在論及一篇中國(guó)專利文獻(xiàn)CN102841776B，該專利文獻(xiàn)為一分案申請(qǐng)，實(shí)際上是一件二次分案申請(qǐng)。

　　基本信息為：母案申請(qǐng)日1995.12.01-一次分案申請(qǐng)遞交日2002.7.10-一次分案授權(quán)日2008.8.20-二次分案申請(qǐng)遞交日2012.5.14-二次分案申請(qǐng)授權(quán)日2016.6.29。

　　也就是說，二次分案遞交日距離母案申請(qǐng)日17年，而授權(quán)日則相隔20年。

　　而我們來重新回顧下審查指南第一部分第一章5.1.1關(guān)于分案申請(qǐng)的時(shí)限規(guī)定：

　　“分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間：申請(qǐng)人最遲應(yīng)當(dāng)在收到專利局對(duì)原申請(qǐng)作出授予專利權(quán)通知書之日起兩個(gè)月期限（即辦理登記手續(xù)的期限）屆滿之前提出分案申請(qǐng)。上述期限屆滿后，或者原申請(qǐng)已被駁回，或者原申請(qǐng)已撤回，或者原申請(qǐng)被視為撤回且未被恢復(fù)權(quán)利的，一般不得再提出分案申請(qǐng)。

　　對(duì)于已提出過分案申請(qǐng)，申請(qǐng)人需要針對(duì)該分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢龇职干暾?qǐng)的，再次提出的分案申請(qǐng)的遞交時(shí)間仍應(yīng)當(dāng)根據(jù)原申請(qǐng)審核。”

　　常規(guī)來說，母案只要未“死”（包括處于復(fù)審期、復(fù)審駁回后處于行政訴訟期），就可以分案；也就是上篇文章中所述的母案應(yīng)當(dāng)處于“pending”狀態(tài)。

　　之所以認(rèn)為上述專利案件較為神奇，可能源于多數(shù)人對(duì)于分案申請(qǐng)?zhí)岢龅臅r(shí)間限制比較模糊，而這種超過母案申請(qǐng)近20年依然能夠進(jìn)行分案申請(qǐng)的時(shí)限也遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了我們的常規(guī)理解。

　　但實(shí)際上，分案申請(qǐng)并非母案必須處于“pending”狀態(tài)，審查指南有但書規(guī)定。

　　審查指南第一部分第一章5.1.1在上述期限規(guī)定之后，還進(jìn)一步規(guī)定：

　　“但是，因分案申請(qǐng)存在單一性的缺陷，申請(qǐng)人按照審查員的審查意見再次提出分案申請(qǐng)的情況除外。對(duì)于此種除外情況，申請(qǐng)人再次提出分案申請(qǐng)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)遞交審查員發(fā)出的指明了單一性缺陷的審查意見通知書或者分案通知書的復(fù)印件”。

　　前述提到的文章，在分析該案時(shí)候認(rèn)為，申請(qǐng)人利用了“但書”的規(guī)定，也就是說，分案申請(qǐng)存在單一性問題，并且是由審查員指出時(shí)，申請(qǐng)人再次分案的時(shí)限是不受限制的。按照該分析，本文所涉及的專利申請(qǐng)，其一次分案后應(yīng)當(dāng)是收到了指出單一性的審查意見或者是分案通知，然后在一次分案授權(quán)（2008.8.20）后，又提出二次分案申請(qǐng)（2012.5.14）。

　　無論是出于什么原因?qū)е略摪改軌虮皇跈?quán)，但這種在距離母案申請(qǐng)近20年，且母案早已授權(quán)之后還能夠再次進(jìn)行分案申請(qǐng)，筆者以為還是有失妥當(dāng)。

　　首先，我們應(yīng)當(dāng)回歸到審查指南“但書”規(guī)定的原意。

　　根據(jù)審查指南規(guī)定，原則上，分案申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)在母案處于懸而未決的狀態(tài)，一旦母案超過辦登期限、被駁回、撤回、視為撤回且未恢復(fù)，就不再進(jìn)行分案申請(qǐng)。不討論主動(dòng)分案的情形，當(dāng)母案面臨審查員指出的單一性問題時(shí)，母案必然處于懸而未決狀態(tài)，此時(shí)申請(qǐng)人完全可以在規(guī)定的期限內(nèi)進(jìn)行分案，也就是，官方給予了申請(qǐng)人足夠的時(shí)間。

　　但是針對(duì)分案申請(qǐng)存在單一性問題再次進(jìn)行分案時(shí)，很有可能上述期限已經(jīng)超過了。一般來說，中國(guó)發(fā)明審查周期在1-3年之間，所以針對(duì)分案申請(qǐng)進(jìn)行審查時(shí)，很有可能母案已經(jīng)不再處于懸而未決的狀態(tài)，此時(shí)如果審查員認(rèn)為分案申請(qǐng)仍不符合單一性的規(guī)定，而根據(jù)時(shí)限要求又剝奪分案申請(qǐng)?jiān)俅畏职傅臋?quán)利，將對(duì)申請(qǐng)人不夠公平。于是，審查指南“法外開恩”，針對(duì)審查意見或者分案通知，認(rèn)定申請(qǐng)人可以再次分案，且不要求母案處于懸而未決的狀態(tài)。

　　筆者認(rèn)為，不能因?yàn)?ldquo;但書”規(guī)定再次分案申請(qǐng)不受普通分案時(shí)間的限制，就理解為再次分案不受期限限制。簡(jiǎn)單比喻，假如法律規(guī)定“一個(gè)人故意殺人應(yīng)當(dāng)被判死刑，但是如果存在自首、立功情節(jié)，則不再執(zhí)行死刑”，但是不再執(zhí)行死刑就等于無罪釋放嗎？

　　其一，從法律規(guī)定來看，專利法實(shí)施細(xì)則42條作了規(guī)定。規(guī)定的分案時(shí)機(jī)即審查指南上所述的普通分案時(shí)限限制。也就是說，從立法原意來說，分案時(shí)機(jī)是應(yīng)當(dāng)受到限制的。

　　但是如果按照二次分案是基于審查員的意見時(shí)，將會(huì)不受時(shí)間限制。無論幾次分案，其基本屬性也仍然是分案申請(qǐng)，其不受時(shí)限限制與立法原意應(yīng)當(dāng)是相違背的。而且，實(shí)施細(xì)則42條規(guī)定“一件專利申請(qǐng)包括兩項(xiàng)以上發(fā)明、實(shí)用新型或者外觀設(shè)計(jì)的，申請(qǐng)人可以在本細(xì)則第五十四條第一款規(guī)定的期限屆滿前…”，如果從寬理解，細(xì)則并未規(guī)定“一件專利申請(qǐng)”必須是原始母案，一次分案申請(qǐng)也可以作為新母案，二次分案申請(qǐng)時(shí)機(jī)按照新母案限制。

　　其二、從審查指南來看，由于實(shí)施細(xì)則并未明確涉及到具體細(xì)節(jié)，對(duì)于多次分案的情形，審查指南實(shí)際上是作了從嚴(yán)理解，并且作了更為詳細(xì)的規(guī)定，原則上以原始母案進(jìn)行時(shí)機(jī)限定，而基于審查意見的二次分案則不按照母案進(jìn)行時(shí)機(jī)限定。如上所述，審查員建議存在單一性問題而需要分案必然是母案審查期間，所以一次分案完全可以在母案狀態(tài)確定前進(jìn)行，以上的分案申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)機(jī)限制是恰當(dāng)?shù)摹６?dāng)審查員針對(duì)一次分案申請(qǐng)?jiān)俅翁岢鰧彶橐庖娀蛘叻职竿ㄖ獣r(shí)，申請(qǐng)人也必然會(huì)在一次分案申請(qǐng)審查意見獲悉該情形。以母案和一次分案申請(qǐng)的關(guān)系來看，此時(shí)，一次分案申請(qǐng)相當(dāng)于二次分案申請(qǐng)的“母案”，按照母案不死的分案時(shí)限規(guī)則，二次分案申請(qǐng)的提出應(yīng)當(dāng)在發(fā)出一次分案申請(qǐng)授權(quán)通知之日起兩個(gè)月內(nèi)完成或者二次分案申請(qǐng)其他類型的狀態(tài)確定發(fā)生之前完成，而不是無限期地延期。

　　其三，二次分案申請(qǐng)無限延期，將導(dǎo)致公眾難以獲取正確的信息，無法界定最終專利權(quán)人可能實(shí)現(xiàn)的保護(hù)范圍。母案如果是經(jīng)授權(quán)或者公開后駁回、撤回等信息，狀態(tài)確定后，公眾欲根據(jù)該專利信息進(jìn)行相應(yīng)的分析時(shí)，除了母案，還可以以母案的終結(jié)時(shí)間為基礎(chǔ)，進(jìn)行相應(yīng)地分案查詢信息，以確認(rèn)最終的保護(hù)范圍。但是，一旦二次分案時(shí)間不受限制，公眾在母案申請(qǐng)日之后20年（保護(hù)期限，保護(hù)期限之后再分案無意義）均無法進(jìn)行上述分析。顯然權(quán)利要求書作為確定保護(hù)范圍的標(biāo)準(zhǔn)也會(huì)大打折扣，因?yàn)檎f明書中任一在權(quán)利要求書中未提及的方案均可能被再次納入新的申請(qǐng)文件權(quán)利要求書中。

　　簡(jiǎn)單示例說明，申請(qǐng)人以缺乏單一性的A、B、C申請(qǐng)了母案，然后進(jìn)行了一次分案，以B、C提出一次分案申請(qǐng)，審查員對(duì)于一次分案申請(qǐng)必然會(huì)提出單一性問題，此時(shí)將會(huì)出現(xiàn)B或C的方案再次提出，無任何期限限制。公眾在查閱母案時(shí)，即便權(quán)利要求只保護(hù)了A，但是說明書中B、C、D的方案也會(huì)處于懸而未決狀態(tài)，因?yàn)闊o法知曉申請(qǐng)人會(huì)不會(huì)突然進(jìn)行分案。

　　當(dāng)然，也有觀點(diǎn)認(rèn)為無論是否將所有方案體現(xiàn)在權(quán)利要求中，都屬于申請(qǐng)人的勞動(dòng)成果，能夠被后續(xù)分案得以保護(hù)也是常情。而且，有些國(guó)家的分案就可以一直進(jìn)行，不受期限限制。筆者目前的觀點(diǎn)主要是針對(duì)我國(guó)目前的法律框架下而言，既然規(guī)定了分案時(shí)機(jī)，那么很容易出現(xiàn)分案時(shí)機(jī)不受限制，將會(huì)導(dǎo)致部分情形下分案時(shí)機(jī)限定被架空。

　　并且，通常一件申請(qǐng)?jiān)诠_三年后機(jī)會(huì)進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查，如果二次分案不受時(shí)間限制，相當(dāng)于公開的方案甚至在十幾年后才被實(shí)審，這也不太符合國(guó)內(nèi)目前總的審查制度。

　　當(dāng)然，由于細(xì)則并不明確，而審查指南也并未明確不受普通分案期限限制之后還會(huì)受到其他期限限制，從目前流行的“法無禁止即可為”的觀點(diǎn)而言，超過一定時(shí)限不允許申請(qǐng)人再次分案，也于法無據(jù)，所以出現(xiàn)上述20年依然能夠進(jìn)行分案申請(qǐng)也就不足為奇了。對(duì)于申請(qǐng)人而言，則可以利用上述但書規(guī)定進(jìn)行策略性的多次分案，實(shí)現(xiàn)多種目的，這在開篇提及的文章中已經(jīng)有所論及。

　　以上是筆者對(duì)英特爾分案申請(qǐng)的分析拙見，難免有失偏頗，望批評(píng)指正。