文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 劉麗

　　根據(jù)《Patent Cooperation Treaty》的規(guī)定，一件國際申請(qǐng)?jiān)趪H階段中可以得到兩次修改機(jī)會(huì)。

　　第一次修改機(jī)會(huì)是根據(jù)《Patent Cooperation Treaty》第19條和26條所作的規(guī)定：

　　第19條 向國際局提出對(duì)權(quán)利要求書的修改

　　（1）申請(qǐng)人在收到國際檢索報(bào)告后，應(yīng)有權(quán)享受一次機(jī)會(huì)，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)向國際局提出修改意見，修改國際申請(qǐng)中的權(quán)項(xiàng)。可同時(shí)按附屬規(guī)則的規(guī)定提出一項(xiàng)簡短聲明，解釋上述修改意見并指明其對(duì)說明書和附圖可能產(chǎn)生的任何影響。

　　（2）上述修改意見不應(yīng)超出在已提出的國際申請(qǐng)中所公開的范圍。

　　另外PCT條約第26條還規(guī)定，指定局必須按照國內(nèi)法對(duì)國家申請(qǐng)的相同或類似情況所規(guī)定的修正范圍和程序，事先給予申請(qǐng)人以修正國際申請(qǐng)的機(jī)會(huì)，否則不得以不符合本條約及其附屬規(guī)則的各項(xiàng)要求為理由而拒絕一份國際申請(qǐng)。

　　PCT申請(qǐng)的國際階段有國際檢索程序和國際公布程序以及一個(gè)可選的國際初步審查程序。國際檢索程序提供給申請(qǐng)人國際檢索報(bào)告及其書面意見。在進(jìn)行國際檢索之前申請(qǐng)人除了可以對(duì)明顯錯(cuò)誤作更正外，沒有對(duì)國際申請(qǐng)進(jìn)行修改的權(quán)利。在國際檢索報(bào)告向國際局和申請(qǐng)人傳送之日起2個(gè)月或自優(yōu)先權(quán)起16個(gè)月，以最后到期的期限為準(zhǔn)，申請(qǐng)人可以根據(jù)專利合作條約第19條進(jìn)行修改，該修改僅限于權(quán)利要求書，不能對(duì)說明書和附圖進(jìn)行修改。該修改需要向國際局提交，而非國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局。需要通過信件提交一套包含修改內(nèi)容的完整的權(quán)利要求書和修改聲明。該修改聲明應(yīng)該包括對(duì)修改內(nèi)容和修改依據(jù)的說明。如果該修改聲明對(duì)修改內(nèi)容和修改依據(jù)的說明不充分，可能會(huì)收到國際局下發(fā)的補(bǔ)正通知書。修改不得超出國際申請(qǐng)(PCT申請(qǐng))提出時(shí)對(duì)發(fā)明公開的范圍。這一修改超范圍的判斷原則與我國專利法中修改超范圍的判斷原則實(shí)質(zhì)上是一致的。

　　通常，當(dāng)國際檢索報(bào)告及其書面意見給出了缺乏新穎性、創(chuàng)造性或工業(yè)實(shí)用性的初步意見時(shí)，申請(qǐng)人可以研究國際檢索報(bào)告中列出的對(duì)比文件，分析書面意見，從而針對(duì)性地對(duì)權(quán)利要求書進(jìn)行修改。如果申請(qǐng)人決定提出國際初步審查要求并希望修改權(quán)利要求書和說明書，通常不必進(jìn)行條約第19條的修改，而直接在提國際初步審查要求時(shí)進(jìn)行根據(jù)條約第34條的修改，同時(shí)對(duì)權(quán)利要求書和說明書進(jìn)行修改。如果國際檢索報(bào)告給出了關(guān)于新穎性、創(chuàng)造性和工業(yè)實(shí)用性的積極、肯定的評(píng)價(jià)，如無特殊情況不必進(jìn)行第19條修改、國際初步審查程序和條約第34條修改。

　　國際初步審查程序是PCT的可選程序，其可以提供關(guān)于可專利性的初步、無約束力的評(píng)價(jià)。國際初步審查由國際初步審查單位進(jìn)行。中國企業(yè)作為申請(qǐng)人可以自優(yōu)先權(quán)日起22個(gè)月內(nèi)或收到檢索報(bào)告和書面意見之日起3個(gè)月內(nèi)，以后到期為準(zhǔn)，向國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局提出要求。

　　國際階段的第二次修改機(jī)會(huì)是按照《Patent Cooperation Treaty》第34條第二款做出的規(guī)定：

　　第34條 國際初步審查當(dāng)局的審查程序

　　(2)(b) 在國際初步審查報(bào)告定稿之前，申請(qǐng)人應(yīng)有權(quán)用規(guī)定的方式，并在規(guī)定的時(shí)間期限內(nèi)修改權(quán)項(xiàng)、說明書和附圖。這種修改不得超出原始國際申請(qǐng)中對(duì)發(fā)明公開范圍之外。

　　依據(jù)條約第34條，在專利性國際初步報(bào)告做出之前，申請(qǐng)人有權(quán)依規(guī)定的方式、并在規(guī)定的期限內(nèi)修改權(quán)利要求書、說明書和附圖。修改同樣不得超出國際申請(qǐng)?zhí)岢鰰r(shí)對(duì)發(fā)明公開的范圍。該修改的期限是在提交國際初步審查要求書或直至專利性國際初步報(bào)告制定之前。所以，申請(qǐng)人可以進(jìn)行多次依據(jù)條約第34條的修改，并且該修改的期限是較長的。修改需要以信函方式遞交并附具修改替換頁。信函需要說明被替換頁和替換頁之間的關(guān)系，并應(yīng)指出所作修改在原始提交的申請(qǐng)中的基礎(chǔ)，必要時(shí)解釋修改的理由。當(dāng)刪除整頁內(nèi)容時(shí)，可以僅用信函解釋修改的原因。當(dāng)修改說明書和附圖時(shí)，提交變化部分的替換頁；當(dāng)修改權(quán)利要求時(shí)，提交完整權(quán)利要求的替換頁。替換頁一般應(yīng)當(dāng)打印，修改微小時(shí)可以是手寫形式。如果申請(qǐng)人通過修改說明書、附圖或權(quán)利要而導(dǎo)致超出PCT申請(qǐng)?zhí)峤粫r(shí)公開內(nèi)容的范圍，那么該修改視為未提出。如果申請(qǐng)人對(duì)權(quán)利要求、說明書或附圖進(jìn)行了修改，但是沒有隨替換頁一起提交說明修改基礎(chǔ)的信函，那么，修改視為未提出。

　　雖然國際申請(qǐng)?jiān)趪H階段無法獲得實(shí)質(zhì)性的專利權(quán)，但是當(dāng)國際檢索報(bào)告對(duì)國際申請(qǐng)的專利性作出負(fù)面評(píng)價(jià)時(shí)，申請(qǐng)人還是應(yīng)該重視在國際階段的修改機(jī)會(huì)，利用條約第19條修改或者第34條修改對(duì)申請(qǐng)文件(尤其是權(quán)利要求書)進(jìn)行修改，以便在國際初審報(bào)告中獲得有利的專利性評(píng)價(jià)，并克服國際檢索報(bào)告中關(guān)于說明書、權(quán)利要求書或附圖不符合規(guī)定要求的缺陷，和／或克服國際申請(qǐng)缺乏單一性的缺陷。這對(duì)于申請(qǐng)人充分認(rèn)識(shí)其專利申請(qǐng)的專利性進(jìn)而決定是否進(jìn)入某個(gè)國家的國家階段以及具體進(jìn)入哪些國家階段均具有重要的參考價(jià)值。

　　作為中國的重要貿(mào)易合作伙伴，美國和歐洲是大部分中國客戶常選定的指定國。那么如果申請(qǐng)人針對(duì)PCT申請(qǐng)?jiān)趪H階段作了19和34條修改后，進(jìn)入美國和歐洲該如何處理這些修改呢？

　　根據(jù)美國專利審查指南的規(guī)定，在進(jìn)入美國時(shí)，在PCT國際階段所作的19條修改會(huì)由國際局直接傳送給美國指定局。19條修改包括一套完整的英語權(quán)利要求將會(huì)替代修改之前的權(quán)項(xiàng)。如果該19條修改為非英語語言，那么申請(qǐng)人最遲在美國國家階段開始時(shí)必須提交該19條修改和該修改的英語譯文，如果沒有提交，則該19條修改視為刪除。當(dāng)然，19條修改因?yàn)槟承┰驔]有成功進(jìn)入美國國家階段，如果申請(qǐng)人希望以19條修改后的權(quán)項(xiàng)在美國進(jìn)行審查，也可以對(duì)權(quán)利要求作初步修改（preliminary amendment）的方式進(jìn)行提交或者在答復(fù)審查意見時(shí)做出同樣的修改。

　　值的注意地是，在2009年7月1日之前所作的19條修改不要求包括完整的權(quán)項(xiàng)并且翻譯頁并不會(huì)作為權(quán)項(xiàng)的替代頁進(jìn)入國家。在這種情況下，鼓勵(lì)申請(qǐng)人通過主動(dòng)修改的方式來得到希望進(jìn)行的修改。

　　同樣地，該國際階段提交的34條修改在進(jìn)美國國家階段時(shí)將作為國際初步檢索報(bào)告（IPER）的附件由國際初步審查單位傳送給選定局。如果該34條修改為英文，那么在進(jìn)入美國國家階段時(shí)會(huì)自動(dòng)提交給美國專利商標(biāo)局，除非申請(qǐng)人明確指示不以該34條修改進(jìn)入美國。并且，如果該34條修改的替換頁導(dǎo)致與PCT國際階段提交的說明書、附圖和權(quán)利要求書明顯的不一致時(shí)，該34條修改將不會(huì)直接進(jìn)入美國。如果34條修改是用非英語表示的，那么申請(qǐng)人最遲不得晚于優(yōu)先權(quán)日30個(gè)月內(nèi)將所述34條修改的英譯文提供給美國專利商標(biāo)局，除非根據(jù)37 CFR 1.495(c)的規(guī)定指定的日期來提交宣誓、國際申請(qǐng)的英譯文、檢索費(fèi)、審查費(fèi)，在這種情況下，該34條修改的譯文可以在繳納37 CFR 1.492(f)規(guī)定的處理費(fèi)之后在依照37 CFR 1.495(c)的規(guī)定指定的日期內(nèi)提交。如果所述英譯文沒有在規(guī)定的時(shí)限內(nèi)提交，該34條修改會(huì)視為刪除。而如果在美國國家階段開始之后提交所述34條修改，那么該修改將不予考慮。當(dāng)然，申請(qǐng)人也可以通過主動(dòng)修改的方式提交所述34條想要進(jìn)行的修改。

　　在進(jìn)入歐洲階段時(shí)，PCT國際階段19條和34條修改會(huì)被視為國際階段公布的一部分，除非申請(qǐng)人指明在歐洲階段不會(huì)基于這些修改。申請(qǐng)人可以通過EPO Form 1200明確指示不基于國際階段這些修改進(jìn)行審查，否則這些修改將會(huì)作為申請(qǐng)的一部分來計(jì)算頁面費(fèi)用。 以上為筆者在日常工作中積累的一點(diǎn)經(jīng)驗(yàn)，若有不足之處，歡迎補(bǔ)充指正。