文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 顧晉偉

　　引言

　　在專利申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中，尤其是在說(shuō)明書的撰寫過(guò)程中，申請(qǐng)人引用其他科技文獻(xiàn)或者專利文件來(lái)描述發(fā)明背景，以及出于節(jié)約篇幅的目的而引用這些文獻(xiàn)來(lái)描述特定術(shù)語(yǔ)或者特定測(cè)量方法的情形是很多的。尤其是后者，在化學(xué)領(lǐng)域以及生物領(lǐng)域中是較為常見(jiàn)的方式。例如，分子生物學(xué)中出現(xiàn)的某個(gè)新術(shù)語(yǔ)在現(xiàn)有詞典或者教科書中沒(méi)有通用的釋義，或者某個(gè)參數(shù)的測(cè)定方法在本行業(yè)尚未形成標(biāo)準(zhǔn)，那么申請(qǐng)人可能會(huì)采用引用科技文獻(xiàn)的方式來(lái)加以描述。甚至有些申請(qǐng)人出于科研人員的本能，在撰寫專利申請(qǐng)文件時(shí)保留了撰寫科技論文的習(xí)慣，在說(shuō)明書末尾留下長(zhǎng)長(zhǎng)的參考文獻(xiàn)目錄。

　　以上種種情況，在我們從業(yè)人員的習(xí)慣中，統(tǒng)一稱之為“引證文件”。對(duì)于引證文件，我們?cè)趯?shí)踐中經(jīng)常考慮的方面似乎集中在背景技術(shù)部分的撰寫上，但是這些文件也會(huì)涉及“發(fā)明內(nèi)容的公開(kāi)是否充分”、“在對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改時(shí)是否可以作為修改依據(jù)”以及“說(shuō)明書對(duì)權(quán)利要求的解釋”等法律問(wèn)題，并且這種引證文件的公開(kāi)語(yǔ)言會(huì)不會(huì)對(duì)后續(xù)程序造成影響，也是值得思考的問(wèn)題。

　　法律規(guī)定以及審查實(shí)踐

　　1．專利法實(shí)施細(xì)則第17條

　　關(guān)于這種“引證文件”的相關(guān)法律規(guī)定，在我國(guó)的專利法體系中僅在專利法實(shí)施細(xì)則的第17條提及：

　　“……說(shuō)明書應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：……（二）背景技術(shù)：寫明對(duì)發(fā)明或者實(shí)用新型的理解、檢索、審查有用的背景技術(shù)；有可能的，并引證反映這些背景技術(shù)的文件……”

　　在該條款中，字面上也僅涉及對(duì)說(shuō)明書的“背景技術(shù)”部分的撰寫要求。

　　關(guān)于該條款，在審查指南中進(jìn)行了具體規(guī)定：

　　“發(fā)明或者實(shí)用新型說(shuō)明書的背景技術(shù)部分應(yīng)當(dāng)……并且盡可能引證反映這些背景技術(shù)的文件。尤其要引證包含發(fā)明或者實(shí)用新型權(quán)利要求書中的獨(dú)立權(quán)利要求前序部分技術(shù)特征的現(xiàn)有技術(shù)文件，即引證與發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)最接近的現(xiàn)有技術(shù)文件。說(shuō)明書中引證的文件可以是專利文件，也可以是非專利文件……引證專利文件的，至少要寫明專利文件的國(guó)別、公開(kāi)號(hào)，最好包括公開(kāi)日期；引證非專利文件的，要寫明這些文件的標(biāo)題和詳細(xì)出處……

　　引證文件還應(yīng)當(dāng)滿足以下要求：

　　（1）引證文件應(yīng)當(dāng)是公開(kāi)出版物，除紙件形式外，還包括電子出版物等形式。

　　（2）所引證的非專利文件和外國(guó)專利文件的公開(kāi)日應(yīng)當(dāng)在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前；所引證的中國(guó)專利文件的公開(kāi)日不能晚于本申請(qǐng)的公開(kāi)日。

　　（3）引證外國(guó)專利或非專利文件的，應(yīng)當(dāng)以所引證文件公布或發(fā)表時(shí)的原文所使用的文字寫明引證文件的出處以及相關(guān)信息，必要時(shí)給出中文譯文，并將譯文放置在括號(hào)內(nèi)。

　　如果引證文件滿足上述要求，則認(rèn)為本申請(qǐng)說(shuō)明書中記載了所引證文件中的內(nèi)容。” [1]

　　在以上規(guī)定中，大多數(shù)內(nèi)容很容易理解，例如在引證專利文件和引證非專利文件時(shí)均要對(duì)所引用的文件作出清晰的文獻(xiàn)號(hào)指引，以便于公眾可以查閱到相應(yīng)的文獻(xiàn)。事實(shí)上，世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織（WIPO）對(duì)于在專利申請(qǐng)文件中引用文獻(xiàn)是有推薦標(biāo)準(zhǔn)的，該標(biāo)準(zhǔn)和科研人員在撰寫科技論文時(shí)作參考文獻(xiàn)目錄的標(biāo)準(zhǔn)基本一致[2]。

　　但是在上述規(guī)定中，對(duì)于“非專利文件和外國(guó)專利文件”以及“中國(guó)專利文件”的公開(kāi)日期有不同的要求，即，“所引證的非專利文件和外國(guó)專利文件的公開(kāi)日應(yīng)當(dāng)在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前；所引證的中國(guó)專利文件的公開(kāi)日不能晚于本申請(qǐng)的公開(kāi)日”。在這里，無(wú)論是外國(guó)專利文件、中國(guó)專利文件，還是非專利文件，如果其公開(kāi)日在本申請(qǐng)的申請(qǐng)日之前，也就是說(shuō)屬于現(xiàn)有技術(shù)，那么在說(shuō)明書的背景技術(shù)部分中進(jìn)行引用和描述、或者在說(shuō)明書的其他部分中進(jìn)行描述毫無(wú)疑問(wèn)都是可以的。但是對(duì)于中國(guó)專利文件，在上述規(guī)定中開(kāi)了一個(gè)口子，只要公開(kāi)日不晚于本申請(qǐng)的申請(qǐng)日即可。對(duì)于中外有別的此項(xiàng)規(guī)定，有人從“國(guó)民待遇”的角度去進(jìn)行解釋；也有人認(rèn)為實(shí)踐中原因可能在于審查員在確認(rèn)外國(guó)專利引證文件的內(nèi)容時(shí)，無(wú)法確定當(dāng)時(shí)那些在外國(guó)已經(jīng)申請(qǐng)但是尚未公開(kāi)的專利申請(qǐng)的公開(kāi)內(nèi)容。并且認(rèn)為隨著各國(guó)專利主管部門之間越來(lái)越緊密的合作，這一問(wèn)題或?qū)⑹芤嬗谶@些合作而容易克服[3]。

　　事實(shí)上在歐洲專利局的審查指南中也有類似的規(guī)定，但是涉及的是交叉引用類型的文件（cross-referenced document），并且也是規(guī)定“此種文件為公眾可得的日期不得晚于本申請(qǐng)的公開(kāi)日”[4]。但是由于歐洲的制度差異，此處的為公眾所得更多的是在本申請(qǐng)的檔案（電子檔案）中可以查閱得到。

　　此外，對(duì)于外國(guó)專利文件有以中文公開(kāi)的中國(guó)同族專利申請(qǐng)、并且該中文同族申請(qǐng)的公開(kāi)日期符合上述第（2）項(xiàng)規(guī)定的情況，是否也同樣可以認(rèn)為說(shuō)明書中已經(jīng)記載了所引證的該外國(guó)專利文件中的內(nèi)容呢？無(wú)論是按照所謂的“國(guó)民待遇”、還是實(shí)踐中獲知外國(guó)專利文件內(nèi)容的難易程度，似乎都可以參照上述第（2）項(xiàng)的規(guī)定給予同樣的認(rèn)可，當(dāng)然還需要比對(duì)中文同族申請(qǐng)和外國(guó)專利文件中相應(yīng)技術(shù)內(nèi)容的一致性。在此方面也有人做出了很有意義的論述，“對(duì)于引證外國(guó)專利申請(qǐng)作為引證文件的中國(guó)專利申請(qǐng)，該外國(guó)專利申請(qǐng)具有內(nèi)容對(duì)應(yīng)的中國(guó)同族專利申請(qǐng)，且該中國(guó)同族專利申請(qǐng)的公開(kāi)日在本申請(qǐng)的公開(kāi)日之前，則視為該中國(guó)專利申請(qǐng)引證了該中國(guó)同族專利申請(qǐng)，該中國(guó)同族專利申請(qǐng)公開(kāi)的技術(shù)內(nèi)容可以作為本申請(qǐng)說(shuō)明書的一部分予以考慮”。[5]

　　審查指南中的以上規(guī)定是對(duì)引證文件的形式作出了要求，而對(duì)于具體技術(shù)內(nèi)容的判斷，則需要將本申請(qǐng)的說(shuō)明書和所引證的內(nèi)容相結(jié)合作為整體來(lái)看待。一般而言，僅是在背景技術(shù)部分作泛泛的描述，而缺乏與本發(fā)明的發(fā)明內(nèi)容部分的結(jié)合，這樣的引證文件也僅作背景技術(shù)使用。但是，在說(shuō)明書的背景技術(shù)部分中引證了反映背景技術(shù)的文件，該文件在文件內(nèi)容上構(gòu)成了現(xiàn)有技術(shù)，而且通過(guò)引證的方式，上述內(nèi)容已經(jīng)成為說(shuō)明書所涉技術(shù)方案的組成部分，則文件內(nèi)容應(yīng)視為已被說(shuō)明書所公開(kāi)[6]。

　　案例：

　　在最高人民法院（2015）民申字第188號(hào)判決中，最高人民法院認(rèn)為，“……本案中，在先申請(qǐng)專利在說(shuō)明書中先后兩次援引被引證專利。其一是在說(shuō)明書背景技術(shù)中記載：……其二是在說(shuō)明書具體實(shí)施方式中記載：……。本案中，被引證專利的授權(quán)公告日早于本案專利的申請(qǐng)日，構(gòu)成本專利的現(xiàn)有技術(shù)……”[7]。

　　倘若在本案中，被引證的專利文件僅出現(xiàn)在背景技術(shù)部分，而未在具體實(shí)施方式中結(jié)合發(fā)明內(nèi)容作具體描述，那么本案的走向如何尚未可知。

　　2．專利法第26條第3款

　　在對(duì)引證文件的形式作出要求之后，引證了這些文件的專利申請(qǐng)是否達(dá)到充分公開(kāi)發(fā)明或者實(shí)用新型的目的，還是需要按照專利法第26條第3款的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行判斷。

　　對(duì)此，我們的審查指南中有如下規(guī)定：“應(yīng)當(dāng)注意的是，為了方便專利審查，也為了幫助公眾更直接地理解發(fā)明或者實(shí)用新型，對(duì)于那些就滿足專利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容，不能采用引證其他文件的方式撰寫，而應(yīng)當(dāng)將其具體內(nèi)容寫入說(shuō)明書” [8]。

　　但是在實(shí)踐中，對(duì)于缺乏專利知識(shí)的申請(qǐng)人來(lái)說(shuō)，很難判斷什么是“就滿足專利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容”。對(duì)于外國(guó)申請(qǐng)人而言，由于法律體系的差異，也不能準(zhǔn)確理解我國(guó)實(shí)踐中對(duì)于 “Sufficiency of disclosure”或者“enablement requirement”的具體要求。因此，對(duì)于審查指南中的上述規(guī)定，也不能強(qiáng)制性地機(jī)械執(zhí)行。例如在需要對(duì)某特定參數(shù)進(jìn)行測(cè)量時(shí)，若該測(cè)量方法沒(méi)有成為行業(yè)中的標(biāo)準(zhǔn)方法，或者是申請(qǐng)人自己定義的參數(shù)以及測(cè)量方法，若是將其具體步驟照抄在說(shuō)明書中似無(wú)太大必要，在此可以允許申請(qǐng)人引用某文件來(lái)說(shuō)明該參數(shù)以及測(cè)量方法，當(dāng)然前提是這種引用是清晰并且唯一的。在此，筆者認(rèn)為，在審查操作規(guī)程中的“如果引證內(nèi)容是實(shí)現(xiàn)發(fā)明必不可少的部分，則應(yīng)當(dāng)將說(shuō)明書和引證內(nèi)容相結(jié)合作為整體看待”[9]似乎對(duì)申請(qǐng)人更為友好。

　　3．專利法第33條

　　在對(duì)申請(qǐng)文件進(jìn)行修改時(shí)涉及到引證文件的方面通常是說(shuō)明書中背景技術(shù)部分的修改以及發(fā)明內(nèi)容中技術(shù)方案的修改。

　　關(guān)于前者修改“背景技術(shù)”部分，根據(jù)審查指南，如果審查員通過(guò)檢索發(fā)現(xiàn)了比申請(qǐng)人在原說(shuō)明書中引用的現(xiàn)有技術(shù)更接近的對(duì)比文件，則允許申請(qǐng)人修改說(shuō)明書，將該文件的內(nèi)容補(bǔ)入這部分，并引證該文件。此外，應(yīng)當(dāng)指出，這種修改實(shí)際上使說(shuō)明書增加了原申請(qǐng)的權(quán)利要求書和說(shuō)明書未曾記載的內(nèi)容，但由于修改僅涉及背景技術(shù)而不涉及發(fā)明本身，且增加的內(nèi)容是申請(qǐng)日前已經(jīng)公知的現(xiàn)有技術(shù)，因此是允許的。

　　從審查指南的字面上來(lái)說(shuō)，此處涉及的僅是“現(xiàn)有技術(shù)”部分的修改，而不涉及上文中的“所引證的中國(guó)專利文件的公開(kāi)日不能晚于本申請(qǐng)的公開(kāi)日”這種情況，因?yàn)楹笳卟⒎乾F(xiàn)有技術(shù)。但是，歐洲專利局的實(shí)踐與此不同，除了補(bǔ)充現(xiàn)有技術(shù)之外，還可以補(bǔ)充抵觸申請(qǐng)以及“交叉引用”的文獻(xiàn)。

　　以上對(duì)背景技術(shù)部分的修改一般理解為不會(huì)影響發(fā)明本身，但是如果涉及發(fā)明內(nèi)容部分的技術(shù)方案的修改，則判斷標(biāo)準(zhǔn)要嚴(yán)格的多了。例如，根據(jù)審查操作規(guī)程，如果申請(qǐng)中引證文件的內(nèi)容對(duì)于實(shí)現(xiàn)發(fā)明是必不可少的，只有在申請(qǐng)人對(duì)于引證文件中的內(nèi)容指引得非常明確，例如清楚寫明了具體的引證文件及其具體段落等信息，且所補(bǔ)入的引證文件內(nèi)容與本發(fā)明的相關(guān)內(nèi)容具有唯一確定的關(guān)系，才可以允許申請(qǐng)人補(bǔ)入引證文件中的具體內(nèi)容[10]。再結(jié)合上述最高人民法院的判例，在明確承認(rèn)引證文件的相關(guān)內(nèi)容已經(jīng)成為說(shuō)明書所涉技術(shù)方案的組成部分時(shí)，那么應(yīng)該視為該文件內(nèi)容已被說(shuō)明書所公開(kāi)，在此前提下進(jìn)行的修改應(yīng)該也不違反專利法第33條的規(guī)定。當(dāng)然，在此情況下，是否還有必要對(duì)發(fā)明內(nèi)容進(jìn)行修改也因案件具體情形而異。

　　此外，還可能涉及到的是修改最佳實(shí)施方式或者實(shí)施例。按照審查指南的規(guī)定，這種修改中允許增加的內(nèi)容一般限于補(bǔ)入原實(shí)施方式或者實(shí)施例中具體內(nèi)容的出處以及已記載的反映發(fā)明的有益效果數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)測(cè)量方法（包括所使用的標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備、器具）[11]。尤其是對(duì)于數(shù)據(jù)的測(cè)量方法，有時(shí)候由于方法的復(fù)雜性，申請(qǐng)人會(huì)引用現(xiàn)有技術(shù)來(lái)簡(jiǎn)略描述，但是在這種引用是清晰明確的前提下，也應(yīng)允許申請(qǐng)人按照所引用的文獻(xiàn)來(lái)將其補(bǔ)充完備，這樣對(duì)于消除“公開(kāi)不充分”的隱患也是有積極意義的。

　　與公開(kāi)語(yǔ)言相關(guān)的問(wèn)題

　　另外與引證文件相關(guān)聯(lián)的一個(gè)事項(xiàng)是語(yǔ)言問(wèn)題，因?yàn)榘凑諏＠麢?quán)的公開(kāi)換保護(hù)原則，會(huì)涉及到公開(kāi)語(yǔ)言以及其相應(yīng)的法律效力。由于專利本身的地域特性，也由于司法主權(quán)的性質(zhì)，在我國(guó)能夠產(chǎn)生法律效力的文件的公開(kāi)語(yǔ)言必然是中文。如果在專利申請(qǐng)文件中出現(xiàn)了引證文件，而這些引證文件的公開(kāi)語(yǔ)言各異，那么在后續(xù)專利申請(qǐng)公開(kāi)之后以及在授權(quán)之后確定權(quán)利要求的范圍時(shí)，這些引證文件的語(yǔ)言問(wèn)題該如何解決？

　　例如在某申請(qǐng)文件中引用了外文科技文章或者外文專利文獻(xiàn)來(lái)描述甚至定義某個(gè)在科技領(lǐng)域出現(xiàn)的新名詞，在申請(qǐng)人只給出了確切的文獻(xiàn)號(hào)碼，但是沒(méi)有在說(shuō)明書中用中文來(lái)對(duì)這個(gè)新名詞進(jìn)行描述或者定義的情況下，在后續(xù)公開(kāi)以至授權(quán)之后，在依照專利法第59條的規(guī)定來(lái)使用說(shuō)明書解釋權(quán)利要求時(shí)，是否會(huì)考慮說(shuō)明書中所引證的外文文獻(xiàn)的語(yǔ)言呢？

　　類似于“臨時(shí)保護(hù)”的法律條款，例如對(duì)于PCT國(guó)際申請(qǐng)，如果該P(yáng)CT申請(qǐng)已經(jīng)指定中國(guó)并且確定了國(guó)際申請(qǐng)日，則按照我們的法律規(guī)定已經(jīng)視為向中國(guó)專利局提出了正式的專利申請(qǐng)。盡管如此，“臨時(shí)保護(hù)”的效力也是在該P(yáng)CT申請(qǐng)完成以中文進(jìn)行的國(guó)家公布之后才會(huì)賦予，而非在該P(yáng)CT申請(qǐng)的國(guó)際階段中作出的國(guó)際公布之后，例外情況是該P(yáng)CT申請(qǐng)的國(guó)際公布語(yǔ)言即為中文。

　　參照這些條款，在前述情況下應(yīng)用“內(nèi)部證據(jù)優(yōu)先原則”來(lái)解釋權(quán)利要求時(shí)，在說(shuō)明書中所引證的外文文件是否具備法律效力呢？理論上這些引證文件并未以中文公開(kāi)，而僅僅在說(shuō)明書中以文獻(xiàn)號(hào)的形式被引用。

　　當(dāng)然上述疑慮顯得過(guò)于嚴(yán)苛，在以公開(kāi)換得保護(hù)、無(wú)論是授權(quán)后的保護(hù)還是公開(kāi)后的臨時(shí)保護(hù)的情況下，考慮的是公開(kāi)這個(gè)行為。在已經(jīng)完成中文公布之后，專利申請(qǐng)文件的法律效力已經(jīng)建立，在申請(qǐng)文件本身中出現(xiàn)的各種語(yǔ)言問(wèn)題可以在后續(xù)需要時(shí)通過(guò)提供雙方認(rèn)可的中譯文的方式來(lái)進(jìn)行解決，而不必對(duì)申請(qǐng)人提出苛求。但是為了避免后續(xù)不必要的風(fēng)險(xiǎn)，在專利申請(qǐng)文件的撰寫過(guò)程中，還是應(yīng)該盡量將涉及發(fā)明實(shí)質(zhì)方面的內(nèi)容寫入說(shuō)明書中，例如審查指南中所述的“對(duì)于那些就滿足專利法第二十六條第三款的要求而言必不可少的內(nèi)容”以及可能會(huì)影響權(quán)利要求的保護(hù)范圍的內(nèi)容，而不必以篇幅為重。因?yàn)樯暾?qǐng)文件的篇幅和權(quán)利的穩(wěn)定性孰輕孰重，是不言而喻的。

　　注釋：

　　[1] 專利審查指南（2010）；2010年1月第1版，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社

　　[2] STANDARD ST.14，HANDBOOK ON INDUSTRIAL PROPERTY INFORMATION AND DOCUMENTATION；May 2016, WIPO

　　[3] “淺談引證文件”，酈偉翔 張文輝，《專利代理》，2018年第1期

　　[4] Part H-Chapter IV-2, Guidelines for Examination in the European Patent Office, Nov 2018，EPO

　　[5] 同注釋[3]。

　　[6] 最高人民法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)審判案例指導(dǎo)（第八輯），2016年6月，中國(guó)法制出版社

　　[7] 同注釋[6]

　　[8] 同注釋[1]。

　　[9] 審查操作規(guī)程，2009年1月第1版，知識(shí)產(chǎn)權(quán)出版社

　　[10] 同注釋[9]。

　　[11] 同注釋[1]。