文/集佳知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司 趙丹

　　摘要：本文針對(duì)高分子領(lǐng)域常見的多特征多選擇組合物型現(xiàn)有技術(shù)，探討了如何確定其是否公開了每個(gè)技術(shù)特征的每種選擇與其他技術(shù)特征一起所構(gòu)成的多個(gè)具體技術(shù)方案，并結(jié)合實(shí)際案例討論了不同判斷方式對(duì)于在審案件可專利性的影響。

　　一、引言

　　組合物是高分子化學(xué)領(lǐng)域常規(guī)的產(chǎn)品形式，其是指由兩種以上不同物質(zhì)以一定的含量比例關(guān)系組成的物質(zhì)。組合物既可以是組分的簡(jiǎn)單混合，也可以是組分通過特殊手段處理得到。

　　在現(xiàn)有文獻(xiàn)特別是專利文獻(xiàn)中，除了具體實(shí)施例外，組合物往往以多個(gè)技術(shù)特征、每個(gè)技術(shù)特征又存在多種選擇的形式被報(bào)道。當(dāng)引用這樣的現(xiàn)有技術(shù)作為在審案件的對(duì)比文件時(shí)，就存在如何認(rèn)定組合物公開范疇的問題，是否可以認(rèn)為現(xiàn)有技術(shù)具體公開了多個(gè)并列選擇的具體技術(shù)方案，是評(píng)判在審案件的新穎性和創(chuàng)造性的關(guān)鍵一環(huán)。在目前的審查實(shí)踐中，有眾多審查員簡(jiǎn)單地以對(duì)比文件有沒有記載在審案件的各技術(shù)特征來(lái)評(píng)判其新穎性，這種評(píng)述方式實(shí)際上是認(rèn)為對(duì)比文件具體公開了多個(gè)并列選擇的具體技術(shù)方案，這造成了申請(qǐng)人所做出的技術(shù)貢獻(xiàn)得不到體現(xiàn)、無(wú)法被有效保護(hù)的不良后果。本文從實(shí)際案例出發(fā)，試圖探討這種評(píng)述方式的合法性和合理性。

　　二、案例介紹

　　【案例1】

　　相關(guān)權(quán)利要求如下：

　　“1.一種丙烯酸類乳液粘合劑，包含通過使混合物聚合而制備的丙烯酸類乳液樹脂，所述混合物包含：i)具有C1至C14烷基的(甲基)丙烯酸酯單體；ii)至少一種選自烯丙基酯、乙烯基酯、不飽和乙酸酯和不飽和腈的單體；iii)至少一種選自不飽和羧酸的單體；iv)交聯(lián)劑；和v)丙烯酸羥基乙酯單體，其中基于所述混合物的總重量，所述混合物包含iii)0.6重量%至1.5重量％的量的至少一種選自不飽和羧酸的單體和v)2.5重量%至10重量%的量的丙烯酸羥基乙酯單體。”

　　審查員在通知書中指出，對(duì)比文件1公開了一種丙烯酸類壓敏粘合劑乳液，其具體公開了粘合劑乳液包含酸官能化(甲基)丙烯酸酯共聚物和氮丙啶交聯(lián)劑的水性乳液，用于制備官能化(甲基)丙烯酸酯粘合劑共聚物的(甲基)丙烯酸酯單體為單體性的非叔醇的(甲基)丙烯酸酯，所述醇含有1至14個(gè)碳原子，相對(duì)于100份總單體含量，其含量為85至99重量份；聚合物還包括含酸官能化單體，通常選自烯屬不飽和羧酸，相對(duì)于100份總單體，其含量?jī)?yōu)選為1至5重量份；聚合物還可以包括極性單體，極性單體可以為丙烯酸2-羥乙酯，相對(duì)于100份總單體，其含量?jī)?yōu)選為1至5重量份；聚合物可包括乙烯基酯，其可為乙酸乙烯酯，相對(duì)于10份總單體，其含量?jī)?yōu)選1至5重量份，為了提高涂布的粘合劑組合物的內(nèi)聚強(qiáng)度，可聚合單體的共混物中可加入多官能(甲基)丙烯酸酯，相對(duì)于100重量份的總單體，其含量可以為0.01份至1份；當(dāng)權(quán)利要求1中單體選自乙烯基酯或不飽和乙酸酯時(shí)，則對(duì)比文件1技術(shù)方案與權(quán)利要求1相同，權(quán)利要求1不具備新穎性。

　　三、案例解析

　　案例1的對(duì)比文件為包含了多個(gè)技術(shù)特征且每個(gè)特征存在多種選擇的產(chǎn)品，審查員以在審案件的技術(shù)特征被對(duì)比文件1泛泛提及而認(rèn)為其不具有新穎性。下面筆者從法律規(guī)定、判斷標(biāo)準(zhǔn)兩個(gè)方面，結(jié)合案例分析對(duì)于這樣的案件應(yīng)當(dāng)如何判斷其新穎性乃至創(chuàng)造性。

　　1.法律規(guī)定

　　《專利審查指南》第二部分第三章第3.1節(jié)規(guī)定，審查新穎性時(shí)應(yīng)遵循單獨(dú)對(duì)比原則，也就是“判斷新穎性時(shí)，應(yīng)當(dāng)將發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請(qǐng)的各項(xiàng)權(quán)利要求分別與每一項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或?qū)嵱眯滦偷南嚓P(guān)技術(shù)內(nèi)容單獨(dú)地進(jìn)行比較，不得將其與幾項(xiàng)現(xiàn)有技術(shù)或者申請(qǐng)?jiān)谙裙蓟蚬嬖诤蟮陌l(fā)明或者實(shí)用新型內(nèi)容的組合、或者與一份對(duì)比文件中的多項(xiàng)技術(shù)方案的組合進(jìn)行對(duì)比”。但是，《專利審查指南》并沒有明確規(guī)定何為一項(xiàng)技術(shù)方案。對(duì)于對(duì)比文件的實(shí)施例，這并不存在任何爭(zhēng)議；但如果審查員引用對(duì)比文件發(fā)明內(nèi)容所記載的具有多個(gè)技術(shù)特征且每個(gè)技術(shù)特征存在多種選擇的內(nèi)容時(shí)，對(duì)比文件具體公開的范疇就難以確定。

　　由于此時(shí)在審案件類似于從對(duì)比文件公開的大范圍中選擇出小范圍的發(fā)明，因此進(jìn)一步參考“選擇發(fā)明”的規(guī)定。《專利審查指南》第二部分第四章第4.3節(jié)規(guī)定，“選擇發(fā)明，是指從現(xiàn)有技術(shù)中公開的寬范圍中，有目的地選出現(xiàn)有技術(shù)中未提到的窄范圍或個(gè)體的發(fā)明”。選擇發(fā)明是針對(duì)創(chuàng)造性而言的，其前提條件是在審案件是現(xiàn)有技術(shù)中未提到的窄范圍或個(gè)體，由于未提到，因此所述窄范圍或個(gè)體未被現(xiàn)有技術(shù)公開不存在爭(zhēng)議，這與本文所討論從多個(gè)技術(shù)特征、多種選擇的寬范圍中選擇特定組合的情形并不相同，因?yàn)橐膊荒芴子糜嘘P(guān)“選擇發(fā)明”的規(guī)定。

　　關(guān)于此，《審查操作規(guī)程（實(shí)質(zhì)審查分冊(cè)）》第三章第1.2.3節(jié)規(guī)定，“當(dāng)對(duì)比文件中對(duì)構(gòu)成技術(shù)方案的一個(gè)或多個(gè)技術(shù)特征給出多種選擇時(shí)，對(duì)于每種選擇的組合能否構(gòu)成對(duì)比文件所公開的具體技術(shù)方案，應(yīng)根據(jù)不同的情形確定。（1）一個(gè)技術(shù)特征存在多種選擇 當(dāng)對(duì)比文件記載的技術(shù)方案中只有一個(gè)技術(shù)特征存在多種選擇時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為該對(duì)比文件公開了每種選擇與其他技術(shù)特征一起所構(gòu)成的多個(gè)具體的技術(shù)方案。（2）多個(gè)技術(shù)特征存在多種選擇 當(dāng)對(duì)比文件記載的技術(shù)方案中有多個(gè)技術(shù)特征存在多種選擇時(shí)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)所屬技術(shù)領(lǐng)域進(jìn)行具體分析。對(duì)于技術(shù)效果可預(yù)見水平相對(duì)較高的技術(shù)領(lǐng)域，例如機(jī)械、電學(xué)等領(lǐng)域，通常，可以認(rèn)為對(duì)比文件公開了每個(gè)技術(shù)特征的每種選擇與其他技術(shù)特征一起所構(gòu)成的多個(gè)具體技術(shù)方案。對(duì)于技術(shù)效果可預(yù)見水平相對(duì)較低的技術(shù)領(lǐng)域，例如化學(xué)、生物等領(lǐng)域，通常，不能認(rèn)為對(duì)比文件公開了每個(gè)技術(shù)特征的每種選擇與其他技術(shù)特征一起所構(gòu)成的多個(gè)具體技術(shù)方案。”此外，第十章第1.5.1節(jié)在判斷化合物的新穎性時(shí)規(guī)定了：“如果申請(qǐng)請(qǐng)求保護(hù)一種化合物，但是在現(xiàn)有技術(shù)中已經(jīng)提到了該化合物，即可推定該化合物不具備新穎性。（1）如果現(xiàn)有技術(shù)公開的通式化合物中只有一個(gè)變量，并且該變量的可選項(xiàng)均是具體取代基，則對(duì)于從中選擇每個(gè)具體取代基而得到的具體化合物，均可認(rèn)為其已被現(xiàn)有技術(shù)“提到”。（2）作為一個(gè)特例，如果現(xiàn)有技術(shù)公開的化合物雖然用通式表示，但是該通式中只有兩個(gè)變量，每個(gè)變量?jī)H有兩個(gè)可選項(xiàng)，并且可選項(xiàng)均是具體取代基，則可以認(rèn)為所述通式包括的四個(gè)具體化合物已被該現(xiàn)有技術(shù)“提到””。這也就是所熟知的“1×n”和“2×2”規(guī)則。

　　上述規(guī)定確立了一個(gè)總的原則，就是以技術(shù)效果可預(yù)見水平的高低來(lái)判斷現(xiàn)有技術(shù)是否公開了每個(gè)技術(shù)特征的每種選擇與其他技術(shù)特征一起所構(gòu)成的多個(gè)具體技術(shù)方案，并且認(rèn)為化學(xué)領(lǐng)域?qū)儆诳深A(yù)見水平較低的領(lǐng)域。從這一點(diǎn)上講，高分子領(lǐng)域涉及組合物的現(xiàn)有技術(shù)應(yīng)該沒有疑義地被認(rèn)為沒有公開組合而成的多個(gè)具體技術(shù)方案。

　　但是在具體實(shí)踐中，通常并不會(huì)認(rèn)為化學(xué)領(lǐng)域的所有分支可預(yù)見水平均相同，有機(jī)、醫(yī)藥領(lǐng)域是公認(rèn)的可預(yù)見水平相對(duì)較低的領(lǐng)域，原因在于化合物具有相對(duì)嚴(yán)格的構(gòu)效關(guān)系，上述“1×n”和“2×2”規(guī)則主要就是針對(duì)有機(jī)、醫(yī)藥領(lǐng)域而設(shè)立的。而高分子、無(wú)機(jī)等領(lǐng)域可預(yù)見水平相對(duì)較高，原因則是認(rèn)為組合物組分的不同選擇之間互相替換之后通常可達(dá)到基本相同的效果，例如不同增稠劑之間的替換。但是事實(shí)上，即便是針對(duì)化學(xué)領(lǐng)域的這種進(jìn)一步劃分仍然無(wú)法將所有情況全部概括進(jìn)來(lái)，而往往“一刀切”的判斷方式在應(yīng)用至不同個(gè)案時(shí)會(huì)存在“水土不服”的情形進(jìn)而引發(fā)爭(zhēng)議。因此，當(dāng)存在爭(zhēng)議時(shí)，應(yīng)當(dāng)以個(gè)案技術(shù)效果可預(yù)見水平的高低作為判斷的原則。/p>

　　2.判斷標(biāo)準(zhǔn)

　　在審查實(shí)踐中，目前有以下幾種判斷方式同時(shí)存在：a、不管可預(yù)見水平，全部認(rèn)為公開了多個(gè)并列選擇的技術(shù)方案；b、認(rèn)為化學(xué)領(lǐng)域可預(yù)見水平低，全部認(rèn)為沒有公開多個(gè)并列選擇的技術(shù)方案；c、套用化合物標(biāo)準(zhǔn)，采用“1×n”和“2×2”規(guī)則；d、以相關(guān)技術(shù)特征所起的作用和效果確定可預(yù)見水平。

　　這四種判斷方式目前都有采用。方式a和b“一刀切”的判斷方式顯然不太可取，而方式c套用化合物標(biāo)準(zhǔn)也不符合高分子領(lǐng)域組合物的實(shí)際情況。筆者認(rèn)為，最可取的判斷方式為方式d，即以相關(guān)技術(shù)特征所起的作用和效果確定可預(yù)見水平。

　　具體而言，從在審案件所要解決的技術(shù)問題出發(fā)，以本領(lǐng)域技術(shù)人員作為判斷主體，確定各個(gè)技術(shù)特征與在審案件所要解決的技術(shù)問題之間的關(guān)聯(lián)程度，以此判斷可預(yù)見水平的高低，從而確定現(xiàn)有技術(shù)是否公開了多個(gè)并列選擇的具體技術(shù)方案，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行新穎性乃至創(chuàng)造性的判斷。

　　這種判斷方式的合理之處在于肯定了申請(qǐng)人在發(fā)明創(chuàng)造、創(chuàng)新改進(jìn)方面作出的貢獻(xiàn)。就高分子領(lǐng)域的組合物發(fā)明而言，現(xiàn)有技術(shù)特別是專利文獻(xiàn)中的組合物往往包含多個(gè)技術(shù)特征，每個(gè)技術(shù)特征有時(shí)可包含幾大類、成百上千種類的可選項(xiàng)，其組合而成的并列選擇的技術(shù)方案數(shù)量難以計(jì)算，并且這些技術(shù)方案絕大部分都沒有被現(xiàn)有技術(shù)所真正實(shí)施，僅僅是現(xiàn)有技術(shù)“跑馬圈地”圈進(jìn)來(lái)的，在其中發(fā)現(xiàn)對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)有顯著改善的在審案件所涉及的技術(shù)方案本身就是創(chuàng)造性所在，如果僅僅因?yàn)楝F(xiàn)有技術(shù)泛泛記載了這樣的技術(shù)特征的組合就否認(rèn)在審案件的新穎性，不給予申請(qǐng)人就在審案件的技術(shù)貢獻(xiàn)進(jìn)行意見陳述的機(jī)會(huì)，顯然有失公平，這也將大大打擊申請(qǐng)人進(jìn)行發(fā)明創(chuàng)造的動(dòng)力，有違專利法的本義。

　　最后，筆者按照上法方式d，重新對(duì)案例1的新穎性和創(chuàng)造性進(jìn)行判斷，看看最后的結(jié)論會(huì)如何。

　　【案例1】

　　由在審案件說明書記載的內(nèi)容可知，在審案件的組合物通過包含特定量的不飽和羧酸的單體和丙烯酸羥基乙酯單體，提高了低溫粘合強(qiáng)度和保持力。因此，上述特征被視為與發(fā)明所要解決的技術(shù)問題密切相關(guān)的特征，其可預(yù)見水平較低，不能認(rèn)為對(duì)比文件1公開了多個(gè)并列的具體選項(xiàng)。在此情況下，對(duì)比文件1既沒有公開權(quán)利要求1的組分的組合，沒有公開酸官能化單體與極性單體的用量，也沒有公開所述粘合劑的初始低溫粘合強(qiáng)度。因此，權(quán)利要求1具備新穎性。進(jìn)一步地，對(duì)比文件1在極性單體部分包括了(甲基)丙烯酸2-羥乙酯、N-乙烯基吡咯烷酮、N-乙烯基己內(nèi)酰胺等的十幾種單體，其中絕大部分不包含羥基，即對(duì)比文件1也沒有教導(dǎo)其中的(甲基)丙烯酸2-羥乙酯具有提高粘合劑的初始低溫粘合強(qiáng)度和保持力的作用。因此，權(quán)利要求1也具備創(chuàng)造性。

　　四、結(jié)論

　　通過對(duì)《專利審查指南》《審查操作規(guī)程（實(shí)質(zhì)審查分冊(cè)）》相關(guān)規(guī)定的梳理，確立了對(duì)于涉及多特征多選擇組合物的現(xiàn)有技術(shù)，判斷其是否公開了多個(gè)并列選擇的具體技術(shù)方案的最佳方式是以相關(guān)技術(shù)特征所起的作用和效果確定可預(yù)見水平，以可預(yù)見水平的高低確定是否公開，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行在審案件新穎性和創(chuàng)造性的判斷。